L’article 2 de la cnDRP désigne la date de l’enregistrement du nom de domaine comme l’unique point de départ du délai de prescription. La question centrale est la suivante : la cession du nom de domaine doit-elle être assimilée à un nouvel enregistrement ? Deux options sont envisageables. Premièrement, si l’on estime que le changement de propriétaire ne constitue pas un nouvel enregistrement, la date d’enregistrement du nom de domaine est ancienne de plus de trois ans. En conséquence, il y a prescription et l’autorité détenant le pouvoir de trancher la question doit déclarer la plainte irrecevable. Secondement, si l’on considère, à l’inverse, que la cession doit être assimilée à un nouvel enregistrement, ce dernier fait courir un nouveau délai de trois ans. Il en résulte que le délai pour agir n’a pas nécessairement expiré et que, dès lors, la plainte peut être jugée recevable.
La jurisprudence formée par les décisions du HKIAC se prononce indiscutablement en faveur de la seconde option. La décision de référence, DCN-1500641, a été confortée à de multiples reprises[1]. Cette solution s’appuie sur plusieurs fondements.
Premièrement, l’article 9(a) vise non seulement l’enregistrement du nom de domaine, mais aussi son acquisition. Le visa de cet article est nécessaire et suffisant.
Deuxièmement, dans le paragraphe intitulé « 6.1 Renouvellement, réenregistrement et transfert », le Guide de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine publié par le HKIAC soutient la position selon laquelle l’acquisition d’un nom de domaine constitue un nouvel enregistrement :
« Le transfert du nom de domaine à des titulaires ultérieurs, qui implique généralement la vente directe ou la vente aux enchères d’un nom de domaine sur le marché secondaire, a été considéré comme un nouvel enregistrement. Dans Beijing Suning Shangpin Appliance Co. Ltd. c. Eryue (affaire ADNDRC n ° HK-1500764, 17 septembre 2015), le panel a déclaré que même si le prédécesseur avait précédemment utilisé le nom de domaine de bonne foi, cette bonne foi ne pouvait pas être reportée pour couvrir les actes de l’acheteur de nom de domaine ultérieur » (hkiac.org).
Cette position est également celle de la jurisprudence formée par les panélistes de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) :
« Le transfert d’un nom de domaine d’un tiers au défendeur n’est pas un renouvellement et la date à laquelle le titulaire actuel a acquis le nom de domaine est la date qu’un panel prendra en considération pour évaluer la mauvaise foi. Cela vaut pour les acquisitions de noms de domaine uniques ainsi que pour les acquisitions de portefeuille » (WIPO Jurisprudential Overview, para. 3.9).
Cette jurisprudence trouve sa justification, d’une part, dans la théorie du contrat et, d’autre part, dans la théorie de la responsabilité civile délictuelle du fait des choses.
Premièrement, s’agissant de la théorie du contrat, il suffit de mettre en lumière le fait que le délai de prescription est strictement attaché à la mise en œuvre de la clause de règlement des différends contenue dans le contrat d’enregistrement le plus récent. Or la clause de règlement des différends du contrat no. 1 (entre le cédant et le registraire) ne peut survivre dans le contrat no. 2 (entre le cessionnaire et le registraire qui, au demeurant, peut être différent du premier). En effet, puisque l’objet du contrat no. 1 (le nom de domaine) a disparu, ce contrat ne produit plus aucun effet et n’est plus opposable aux tiers. Le nom de domaine est devenu l’objet d’un autre contrat d’enregistrement qui est matérialisé par la transcription du nouveau propriétaire dans le ficher WhoIs, mise à jour qui est portée à la connaissance des tiers. En outre, pour ces derniers (en particulier les propriétaires de marques), la transcription du nom du cessionnaire dans le fichier WhoIs doit être assimilée à un fait nouveau, lequel justifie un nouveau départ du délai de prescription. Il s’ensuit que la clause de règlement des différends applicable est celle qui est incorporée dans le contrat no. 2. Cette clause, comme toutes ces clauses de type DRP, constitue une offre erga omnes de résolution des litiges. Lorsqu’un tiers dépose une plainte, il accepte l’offre expprimée dans cette clause et manifeste ainsi son consentement à cette dernière. Par conséquent, le contrat portant sur le règlement du litige est formé au moment où le tiers dépose la plainte. Ce moment coïncide également avec l’interruption du délai de prescription.
Enfin, secondement, quant à la responsabilité civile délictuelle, le nouveau titulaire du nom de domaine en a l’usage, la direction et le contrôle ; il en est le gardien et, en tant que tel, doit répondre de l’utilisation qu’il en fait. Or ce nouveau gardien peut choisir d’utiliser le nom de domaine d’une manière différente de son prédécesseur, par exemple d’une manière qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle des tiers.
Notes :
[1] DCN-1700766 ; DCN-1700771 ; DCN-1700789 ; DCN-1800804 ; DCN-1800824 ; DCN-1800829 ; DCN-1800848 ; DCN-1900883 ; DCN-1900892 ; DCN-1900893.
Lire aussi :
- Article 2 de la cnDRP : le délai de réactivité des propriétaires de marque, iptwins.com, 30 novembre 2020.
- Chine: acquisition d’un nom de domaine, délai de prescription et recevabilité de la plainte dans le cadre de la procédure extrajudiciaire de règlement des différends, iptwins.com, 12 mai 2020.
- cnDRP : Blablacar.com.cn transféré, mais Blablacar.cn rejeté. Pourquoi ?, iptwins.com, 7 février 2019.
- L’OMPI, nouvelle institution de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine “chinois”, iptwins.com, 2 août 2019.
