Tout commença un jour de 2012 lorsqu’une consommatrice avertie informa Tiffany de la mise en vente, dans un magasin du distributeur discount Costco, de bagues de fiançailles présentées comme des créations du célèbre joaillier. Plus précisément, l’offre de vente comportait les caractéristiques suivantes :
- “639911 / PLATINUM TIFFANY / .70 VS2,I ROUND / DIAMOND RING / 3199.99”
- “605880 / PLATINUM TIFFANY VS2,I / 1.00CT ROUND BRILLIANT / DIAMOND SOLITAIRE RING / 6399.99.”
Des investigations s’en suivirent, qui débouchèrent sur le retrait des bijoux litigieux. Plusieurs mois plus tard, Costco informa les acheteurs en précisant que la bague de fiançaille qu’ils avaient acquise n’était pas une création de Tiffany, en ajoutant qu’elle en comportait seulement les caractéristiques. Seul 1,3% des acheteurs souhaitèrent bénéficier de la politique de retour/remboursement de Costco. C’est dans ce contexte que, le 14 février 2013, Tiffany assigna Costco, en référé, devant la U.S. District Court for the Southern District of New York sur divers fondements, dont la contrefaçon de marque.
Pour sa défense, Costco fit valoir que l’utilisation de mot « Tiffany » ne constituait pas une contrefaçon de la marque « Tiffany ». Pour étayer sa position, Costco se fondait sur l’exception au droit d’exclusivité prévue par l’article 15 U.S.C. §1115(b)(4) (law.cornell.edu). En outre, Costco formula une demande reconventionnelle visant à faire modifier ou annuler partiellement toute marque susceptible d’empêcher les commerçants d’utiliser le mot « Tiffany » pour indiquer qu’une bague comporte des caractéristiques Tiffany.
En 2015, cette demande reconventionnelle fut rejeté et Tiffany obtint gain de cause. Un an plus tard, Costco fut condamné à indemniser Tiffany à hauteur de 21 millions de dollars. Costco interjeta appel.
Costco s’appuyait principalement sur la jurisprudence Polaroid et plus particulièrement sur la méthode d’examen du risque de confusion. Plus spécifiquement encore, la défense de Costco se fondait sur l’argumentation suivante : le terme « Tiffany » était utilisé de bonne foi, autrement qu’à titre de marque, et dans un sens descriptif. La cour d’appel a suivi son raisonnement et considéré que l’intention de Costco avait pu se limiter à emprunter, de bonne foi, à titre de référence, des caractéristiques non protégées de certaines créations du joaillier Tiffany, sans pour autant laisser entendre que le produit litigieux provenait de Tiffany. Pour la cour d’appel, aucun jury raisonnable ne pourrait conclure que l’utilisation, par Costco, du terme « Tiffany » était susceptible de prêter à confusion.
Fair use : l’exception au droit de marque triomphe ! Et la cour n’y ait pas allée par quatre chemins :
« l’argument de Tiffany méconnaît fondamentalement notre jurisprudence. Il n’y a rien d’absurde à ce qu’un seul mot soit à la fois un identifiant de source et un terme descriptif dans la même classe de produits. Voir Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976) (« [L] e même terme peut être utilisé à des fins différentes pour un seul produit » (citant 15 USC § 1115 (b) (4))) ».
En conséquence, la cour d’appel pour le second circuit a annulé le jugement de première instance et renvoyé les parties devant le juge de première instance.
Source :Tiffany and Co et al v. Costco Wholesale Corp, 2nd Circuit Court of Appeals, n ° 17-2798.
