Dans un arrêt du 30 avril 2020 (CJUE, 30 avr. 2020, A c. B., aff. C‑772/18), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’application aux personnes physiques de l’interdiction prévue par l’article 5 de la directive du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (eur-lex.europa.eu). L’entreprise dite “A” est titulaire de la marque internationale “INA” désignant des roulements à bille utilisés dans l’industrie lourde. En 2011, les autorités finlandaises ont découvert que B, personne physique, avait entreposé un lot de 150 roulements à billes provenant de Chine sur lesquels la marque “INA” était apposée et que, par la suite, B l’avait acheminé à C qui, finalement, l’a exporté en Russie. Dans le cadre de la transaction entre B et C, B a reçu une cartouche de cigarettes et une bouteille de Cognac. L’histoire ne précise pas si ces deux produits-là, si souvent contrefaits, étaient également des contrefaçons. Quoiqu’il en soit, les autorités finlandaises ont poursuivi B devant les juridictions pénales. Le juge de première instance l’avait condamné à indemniser A. Cependant, la cour d’appel infirma le jugement en considérant que B “n’avait pas fait usage dans la vie des affaires d’un signe similaire à la marque enregistrée en cause au principal” (point 13), à la suite de quoi A interjeta un pourvoi devant la Cour suprême finlandaise (le Korkein oikeus) qui, finalement, décida de surseoir à statuer et de poser à la CJUE une série de questions préjudicielles que la CJUE a elle-même synthétisé de la manière suivante :
une personne n’exerçant pas une activité commerciale à titre professionnel qui réceptionne, met en libre pratique dans un État membre et conserve des produits manifestement non destinés à l’usage privé qui ont été expédiés à son adresse depuis un pays tiers et sur lesquels une marque, sans le consentement du titulaire, est apposée doit[-elle] être regardée comme faisant usage de la marque dans la vie des affaires [?]
La cour a commencé par rappeler, à titre liminaire, le principe selon lequel “les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent (…) être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale” (point 23). Dès lors, qu’est-ce qu’un “opérateur économique” ? Une personne physique peut-elle être qualifiée d’opérateur économique ? L’article 5, para. 1er de la directive vise “tout tiers“. Autrement dit, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, de telle sorte qu’un opérateur économique peut indifféremment prendre la forme d’une personne morale ou une personne physique. C’est ce que la cour rappelle : “si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée, celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires” (point 23) ou, en d’autres termes, il devient un opérateur économique. En l’espèce, la cour a considéré que les produits en cause, “eu égard à leur nature et à leur volume, ne sont manifestement pas destinés à un usage privé” (point 25), mais commercial. En outre, le juge européen a également estimé que B s’était placé dans la position de l’importateur (point 26) et a rappelé que “la propriété des produits sur lesquels la marque est apposée est dépourvue de pertinence” (point 27), tout comme l’exportation vers un pays tiers (point 28) et l’importance de la rémunération (point 29). Ce faisant, la CJUE confirme plusieurs points de l’arrêt L’Oréal c. eBay (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal c. eBay, C‑324/09, points 54, 55 et 91). Au final, la cour a fixé la solution suivante :
une personne n’exerçant pas une activité commerciale à titre professionnel qui réceptionne, met en libre pratique dans un État membre et conserve des produits manifestement non destinés à l’usage privé, qui ont été expédiés à son adresse depuis un pays tiers et sur lesquels une marque, sans le consentement du titulaire, est apposée doit être regardée comme faisant usage de la marque dans la vie des affaires.
Cet arrêt intervient quelques semaines après le désolant arrêt Coty c. Amazon du 2 avril 2020, dans lequel elle avait décidé qu’ “une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités” (CJUE, 2 avr. 2020, Coty c. Amazon, Aff. C‑567/18 : iptwins.com, 2020-04-08).
En l’espèce, l’arrêt précise que B avait été poursuivi devant les juridictions pénales finlandaises (point 10). Cependant, la preuve de l’élément intentionnel n’avait pas pu être apportée. Autrement dit, on n’avait pas prouvé que B savait que les roulements à bille étaient des contrefaçons. La preuve de l’intention criminelle dans la procédure pénale est indispensable. Toutefois, elle ne l’est pas dans le procès civil. D’ailleurs, la directive n’exige pas du titulaire de la marque qu’il prouve que l’importateur ou le détenteur des produits ait connaissance de l’atteinte aux droits des tiers. Dans le cadre d’un procès civil, l’intention ou, d’une certaine manière, la connaissance de cette atteinte, devrait être écartée des débats, les atteintes aux droits de propriété intellectuelle constituant des délits civils objectifs. La vertu principale de l’objectivation du délit d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle est de contraindre l’opérateur économique ou celui qui agit comme tel à se donner les moyens lui permettant de s’assurer de manière aussi incontestable que possible que les biens dont il est question ne portent pas atteinte aux droits des tiers. La globalisation a produit une multitude d’intermédiaires qui, tous, doivent être responsabilisés vis-a-vis de la contrefaçon et, plus largement, des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Tant Amazon que B ont la possibilité de vérifier qu’ils n’entreposaient pas des marchandises de contrefaçon.
