Le 14 novembre 2019 était publiée au Journal officiel l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services (Legifrance.gouv.fr).
Il s’agit de la transposition finale de la directive Européenne « paquet marques » de 2015. Une des nouveautés introduites par cette ordonnance est la mention explicite des noms de domaine parmi les droits antérieurs opposables à une marque.
En effet, l’article L. 711-3.-I nouveau du Code de la Propriété Intellectuelle indique que “Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.”. Il est intéressant de constater que le nom de domaine est regroupé avec le nom commercial et l’enseigne.
Auparavant, les noms de domaine n’étaient pas explicitement mentionnés par la liste non limitative de l’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Toutefois, une jurisprudence constante considérait qu’en l’application du même article, une marque pouvait être annulée sur le fondement d’un nom de domaine antérieur. Le titulaire de ce dernier devait établir ses droits sur la dénomination revendiquée, démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public et prouver l’exploitation effective du nom de domaine antérieure au dépôt de la marque. L’exploitation effective pouvait notamment être qualifiée sur la base :
- De l’usage public du nom de domaine (TGI Paris, 9 juillet 2002, Sherlocom) ;
- De la fréquence et de la durée des visites sur un site internet pendant une période donnée (TGI Paris, 13/06/2003, Provoyance) ;
- De la capacité du nom de domaine à s’adresser effectivement à la clientèle en étant actif (CA Paris, 15 mai 2012, Juristemploi).
- D’extraits de journaux ou magazines mentionnant l’adresse du site internet par le biais d’articles, de publicités ou d’attestations de clients (CA Paris, 30 janvier 2013, Cigarelec).
Dorénavant, le nom de domaine « dont la portée n’est pas seulement locale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » figure dans la liste (inpi.fr) des droits antérieurs de nature à fonder une opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française sur le site de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
Il reste à voir comment le nouvel alinéa sera interprété lors des procédures d’opposition ou devant les tribunaux sur le long terme.
Cette actualité constitue une occasion de rappeler qu’une recherche d’antériorité parmi les noms de domaine -entre autres recherches- est indispensable lorsqu’un dépôt de marque est envisagé. Ce type de recherche peut permettre de détecter d’éventuelles antériorités gênantes sur le plan des noms de domaine, vis-à-vis du dépôt de marque envisagé.
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