JUUL Labs a engagé une procédure UDRP aux fins de faire cesser des actes de concurrence déloyale et de tromperie et, dans le même temps, obtenir le transfert du nom de domaine juulcompatible.com. Les circonstances font irrésistiblement appel à la décision Oki Data. Selon cette jurisprudence fixée dès 2001 (WIPO, D2001-0903, Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., November 6, 2001), les revendeurs, distributeurs, réparateurs et autres prestataires de services utilisant un nom de domaine comportant une marque sont présumés disposer d’un intérêt légitime et faire un commerce de bonne foi dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
(i) le défendeur doit effectivement offrir les produits ou services en cause ;
(ii) le défendeur doit utiliser le site pour vendre uniquement les produits ou services de la marque concernée ;
(iii) le site en cause doit porter à la connaissance du public, avec précision et de manière évidence, la relation entre le titulaire du nom de domaine et le titulaire de la marque; et
(iv) le défendeur ne doit pas essayer d’accaparer le marché des noms de domaine qui reflètent la marque.
En l’espèce, le tiers décideur a considéré que le défendeur offrait des produits concurrents et non compatibles avec ceux du demandeur, de sorte que la deuxième condition n’était pas remplie. En outre, le site en cause ne divulguait pas la relation entre le titulaire du nom de domaine et le titulaire de la marque. Par conséquent, la troisième condition faisait également défaut. Compte tenu des manquements du titulaire du nom de domaine, ce dernier n’était pas en position de revendiquer un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Quant à la démonstration de la mauvaise foi, les preuves étaient multiples :
- le défaut d’information du public quant à l’absence de relation avec JUUL Labs ;
- l’offre de produits concurrents sous la marque JUUL ;
- utilisant d’une adresse email comportant la marque JUUL ;
- notice de droits de propriété intellectuelle faisant référence à la marque JUUL.
Dans ces circonstances, on voit mal comment le transfert du nom de domaine aurait pu échapper au demandeur. On peut regretter, toutefois, qu’aucune référence n’ait été faite à la jurisprudence Oki Data.
Source : NAF, FA2008001908489, JUUL Labs, Inc. v. oleg spiridonov, September 10, 2020.
