La société américaine Catalyzer, Inc. a engagé une procédure UDRP à l’encontre d’un ressortissant russe, titulaire du nom de domaine catalyzer.com. Elle l’a perdue (NAF, FA2006001900506, Catalyzer, Inc v. Alexander Bitkin, July 27, 2020). Et pour cause, la demande présentait deux carences insurmontables.
La première porte sur le caractère générique du mot “catalyzer”. En l’occurrence, la maladresse était plus stratégique que juridique. En effet, la société Catalyzer, Inc. exerce son activité dans le secteur de la formation commerciale. D’où il résulte que la marque “CATALYZER”, n’étant pas descriptive, doit être présumée valable. Toutefois, en 2019, adopter comme marque un mot générique est quelque peu hasardeux, à moins de se donner les moyens financiers d’acquérir les noms de domaine désirés. À cet égard, bien que le .COM demeure outrageusement la préférence des entrepreneurs, rappelons que les nouvelles extensions offrent d’abondantes opportunités. En l’espèce, puisque la société Catalyzer, Inc. envisageait d’utiliser le nom de domaine catalyzer.com, elle ne pouvait ignorer qu’elle aurait à prévoir le financement de son acquisition. En tout état de cause, il est rigoureusement conseillé, pour des raisons juridiques et commerciales, de suivre les deux recommandations suivantes : vérifier la disponibilité des noms de domaine dont l’emploi est envisagé avant de déposer la marque et adopter une marque qui ne soit pas composée de termes génériques. Pour rappel, un signe n’est opposable aux tiers que s’il est distinctif.
La seconde carence concerne l’antériorité du nom de domaine, enregistré en 2004, alors que la marque “CATALYZER” fut déposée par Catalyzer, Inc. en 2019, avec désignation d’un premier usage dans le courant de la même année. En principe, le plaignant ne peut obtenir gain de cause si le nom de domaine est antérieur à la marque. Il existe néanmoins une exception dans l’hypothèse où il démontre que le nom de domaine a été enregistré de manière frauduleuse, de façon à anticiper le dépôt d’une marque (WIPO Jurisprudential Overview 3.0, 3.8.2 Domain names registered in anticipation of trademark rights). Cependant, en l’espèce, le nom de domaine avait été enregistré quinze ans auparavant, ce qui excluait toute possibilité, pour Catalyzer, Inc., de démontrer : i) des droits antérieurs ; ii) que le titulaire du nom domaine n’avait aucun droit ou intérêt légitime sur ce dernier et iii) qu’il l’avait enregistré en connaissance de cause, c’est-à-dire de mauvaise foi.
En conclusion, en engageant une procédure UDRP dans de telles conditions, la demanderesse filait droit dans le mur ! La plainte UDRP était manifestement vouée à l’échec. Enfin, compte tenu du caractère frivole de la demande, il y avait matière à déclarer la plainte abusive (reverse domain name hijacking).
Ce cas doit rappeler aux entrepreneurs la nécessité, lors du processus de création des signes distinctifs, de se faire conseiller par des professionnels du droit et, en l’occurrence, du droit des signes distinctifs. Dans le cas de Catalyzer, Inc., une consultation préalable au dépôt de la plainte, à défaut de consultation préalable au dépôt de la marque, aurait indéniablement orienté cette jeune entreprise vers une voie plus opportune.
