JM Weston a fait condamner The Frye Company (États-Unis), qui appartient au groupe Global Brands GroupHolding Ltd. (Hong Kong) devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon et concurrence déloyale (TJ Paris, 3è ch., 3è sect., 29 mai 2020 : No. RG 19/10042 – No. Portalis 352J-W-B7D-CQSR Q). JM Weston lui reprochait d’avoir reproduit ses marques sur thefryecompany.com, amazon.fr, les emballages et les factures des produits qu’elle commercialise. Cette décision présente une occasion de rappeler quelques aspects ou d’argumenter sur quelques points majeurs du procès en contrefaçon et concurrence déloyale : la constitution de la preuve (1) ; la matérialisation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (2) et les mesures réparatrices (3).
1. La constitution des preuves
En droit français, la preuve est libre. Pour démontrer l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle sur Internet, les juristes recourent à de nombreux outils et procédés. Pour commencer, le titulaire du droit de propriété intellectuelle peut employer des outils de surveillance développés pour détecter les reproductions et imitations dans l’immensité de l’océan numérique. Lorsque des contrefaçons sont identifiées sur Internet, le titulaire des droits peut, selon la stratégie de protection et les circonstances de l’espèce, décider de mandater un huissier pour qu’il en dresse le constat par procès-verbal. En l’occurrence, le procès-verbal d’huissier avait établit que The Frye Company avait reproduit la marque WESTON sur son site et sur amazon.fr pour désigner des chaussures et des gants en cuir.
Pour constituer la preuve de la contrefaçon, JM Weston ne s’est pas contentée de faire constater les atteintes en ligne. Elle a également fait constater l’achat et la réception de marchandises : « Le constat d’achat sur internet (…) et la réception des marchandises correspondantes (…) établit la reproduction à l’identique, sans modification ni ajout, de la marque ‘WESTON’ sur l’emballage des produits, sur l’étiquette du produit (…) et sur la facture (…) ».
Enfin, pour établir l’ampleur de son préjudice, JM Weston avait demandé au tribunal d’ordonner à la défenderesse de communiquer les informations comptables relatives à la contrefaçon. Cette demande a été rejetée par le tribunal, qui n’a pas précisé les raisons de ce rejet. Plusieurs raisons peuvent être avancées, dont une qui nous semble devoir retenir l’attention : le défaut de la défenderesse qui, bien que probablement touchée par une lettre de mise en demeure et par l’assignation (Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale : hcch.net), n’a pas comparu. Néanmoins, l’astreinte demandée par JM Weston (500 euros par jour de retard) était de nature à contraindre The Frye Company.
2. Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle
Pour le tribunal, en vertu des articles 9 du règlement (CE) n° 1001/ 2017 du 14 juin 2017, L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de marque par reproduction et par imitation était caractérisée.
En droit français, si les circonstances s’y prêtent, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (par exemple, un droit de marque) peut également agir sur le terrain de la concurrence déloyale ou, plus précisément, la concurrence parasitaire (pour un autre exemple récent, v. E. Gillet, « Parasitisme : le dépôt d’une marque utilisée par un concurrent et non protégée (pour certains produits) pour capter la visibilité créée par ce concurrent sur Amazon », Lexology.com, 5 juil. 2019). À cette fin, le demandeur doit démontrer des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon, ce qu’a rappelé le tribunal :
« Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».
En l’espèce, le tribunal a jugé que The Frye Company avait commis deux types d’actes parasitaires.
Premièrement, en utilisant le terme « WESTON » de façon à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, la défenderesse a porté atteinte aux signes distinctifs autres que les marques, c’est-à-dire la dénomination sociale, l’enseigne et les noms commerciaux, auxquels il convient d’ajouter les noms de domaine.
Secondement, le tribunal a considéré que :
« [l]es agissements de la défenderesse port[ai]ent également atteinte au réseau de distribution organisé par la société JM WESTON, tant sur internet en France et en Belgique, que dans des boutiques physiques, générant des dépenses et investissements continus, et pour l’entretien desquelles la société demanderesse supporte d’importants coûts d’exploitation de l’ordre de 10 millions d’euros par an ».
Dès lors, la distribution non autorisée, en dehors d’un réseau de distribution sélective, de manière à bénéficier des investissements sans être soumis aux contraintes, constitue une atteinte au réseau et, juridiquement, un acte de concurrence parasitaire. La solution est ancienne puisqu’en 1992, la Cour de cassation avait qualifié de concurrence déloyale le fait, pour un vendeur non autorisé, de commercialiser les produits d’un réseau « sans être soumis aux contraintes habituelles des distributeurs agréés [en bénéficiant], en outre, de la valeur publicitaire de la marque pour développer sa propre commercialisation » (Légifrance.gouv.fr). À l’ère du numérique, le principe est d’autant plus seyant.
3. Les mesures réparatrices
Le tribunal a prononcé, à l’encontre de The Frye Company, plusieurs mesures de réparation : l’incontournable interdiction (3.1), des réparations pécuniaires (3.2.) et la publication d’une partie du dispositif (3.3.).
3.1. L’interdiction
Pour commencer, le tribunal a interdit à la défenderesse de reproduire ou d’imiter les marques de la demanderesse sous astreinte de 200 euros par infraction constatée (JM Weston avait demandé 1 000 euros), l’astreinte courant pendant un an.
3.2. Les réparations pécuniaires
En matière de contrefaçon de marque, les méthodes de calcul de la réparation pécuniaire sont fixées par l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
En l’espèce, la société JM Weston avait évalué son préjudice à 200 000 euros, « à parfaire ». Le jugement n’indique pas si elle avait, plus précisément, demandé, à titre principal, une somme fondée sur les 1° et/ou 2° de l’alinéa 1er de l’article L. 716-4-10 et, à titre accessoire, une somme forfaitaire fondée sur l’alinéa 2 du même article. En outre, le jugement ne spécifie pas non plus le mode de calcul retenu pour arrêter la somme de 20 000 euros. Il se contente de faire référence à « la valeur patrimoniale » et à « la valeur distinctive » des marques, sans indiquer de fondement précis. Il pourrait s’agir des « conséquences négatives de la contrefaçon » (alinéa 1er, 1°) et/ou du « préjudice moral » (alinéa 1er, 2°), les bénéfices du contrefacteur (alinéa 1er, 3°) étant, de facto, écartés de l’analyse. Cela pourrait tout aussi bien être une somme forfaitaire qui, dans ce cas, ne peut être « supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte », sachant, au demeurant, que « [c]ette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral ». Au fond, la motivation paraît un peu floue. Or il s’agit d’une information capitale pour les victimes de contrefaçon. En effet, une connaissance minutieuse du calcul de la réparation pécuniaire permettrait aux parties lésées de former des attentes légitimes propres à élaborer des stratégies de contentieux se rapprochant de la réalité judiciaire. Car, en l’espèce, la somme octroyée au titre de la réparation pour contrefaçon de marques ne correspond qu’à 10% de la somme initialement demandée.
S’agissant de la réparation due au titre des actes parasitaires, JM Weston l’avait estimée à 75 000 euros. Contrairement aux principes régissant le droit des marques, les dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle confèrent au juge un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. En l’occurrence, le tribunal a fixé la somme à 30 000 euros.
3.3. La publication du jugement
L’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose que « [l]a juridiction peut (…) ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise ». Lorsque les circonstances révèlent une contrefaçon en ligne, il est vivement préconisé d’inclure une telle demande. La société JM WESTON ne s’en était pas privée. Elle souhaitait voir The Frye Company condamnée :
« à publier, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, tout en haut de la page d’accueil de son site internet, accessible à l’adresse www.thefryecompany.com, en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre ‘communiqué judiciaire’, lui-même en caractères de 0,7 cm de hauteur, le communiqué judiciaire suivant :
« Par jugement en date du…, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société THE FRYE COMPANY pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire des marques « WESTON » et « JM WESTON » de la société JM WESTON ».».
Le tribunal a accordé une telle réparation :
« Ordonne à la société THE FRYE COMPANY, la publication en haut de la page d’accueil de son site internet, accessible en France à l’adresse <www.thefryecompany.com> en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 cm de hauteur, du communiqué judiciaire suivant :
« Par jugement en date du 27 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société THE FRYE COMPANY pour contrefaçon et concurrence parasitaire, du fait de l’usage non autorisé des marques ‘WESTON’ et ‘JM WESTON’, dont est titulaire la société JM WESTON », pendant une durée de 45 jours, passé le délai de huit jours après la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, l’astreinte courant sur 6 mois ».».
On observera que si le tribunal a réduit la durée de la publication et le montant de l’astreinte, il a néanmoins ajouté la condamnation pour les actes de concurrence déloyale.
La publication, dans la langue française, d’une partie du dispositif d’une décision de justice sur un site disponible exclusivement dans une langue étrangère pose une difficulté insoluble. Certes, la traduction permettrait d’alerter un éventail de consommateurs plus large. Cependant, les décisions sont rendues au nom du peuple français et une telle traduction, à supposer que le contrefacteur y consente, manquerait de fondement et de légitimité. En revanche, lorsque les circonstances s’y prêtent, la publication d’une partie du dispositif sur la page Amazon.fr maîtrisée par le contrefacteur est envisageable et souhaitable.
En principe, le montant de l’astreinte devrait contraindre le contrefacteur à placarder l’information infamante ordonnée par le juge. Car tel est bien l’effet recherché : clouer au pilori ! Toutefois, la question peut faire l’objet d’une transaction et certains contrefacteurs préféreront s’acquitter d’une somme supplémentaire plutôt que d’exposer leur réputation à la vindicte populaire.
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