La décision UDRP FA 1893706, rendue le 22 mai 2020 sous l’égide du National Arbitration Forum, mérite une lecture attentive (NAF, FA 1893706, HomeGoods, Inc. v. jiahongnetwork / jiahongnetwork jiahongnetwork, May 22, 2020, transfert). Le litige opposait le propriétaire de la marque HOMEGOODS (une société américaine) au titulaire du nom de domaine home-goods.com (une personne physique ou morale ayant déclaré son domicile ou son siège social en Chine). Nonobstant l’indiscutable descriptivité de la marque, sa faiblesse et son absence de notoriété à l’échelle internationale, le transfert du nom de domaine a été ordonné. Cette décision appelle une réflexion sur de nombreux aspects de la procédure UDRP : l’appréhension des marques faibles (1 et 2) ; la difficile preuve de l’absence de droit ou intérêt légitime en présence d’une telle marque (3) ; la mauvaise foi du défendeur et le risque de partialité du tiers décideur, serait-ce de manière inconsciente (4) ; l’abus de droit et la procédure abusive (5) et la stratégie de protection à adopter en présence d’une marque faible (6).
1. Une marque faible
HomeGoods, Inc. est une société américaine qui vend des produits pour la maison, d’où sa dénomination sociale “HomeGoods“. Cette société a fait enregistrer une marque semi-figurative composée de l’expression “HOME GOODS” surplombée de deux lignes constituant un toit de manière à ce que le tout forme une maison individuelle (USPTO, 1955706, enregistrée le 13 février 1996). Cette marque désige une série de produits ménagers (tels que des aliments, des articles de fête, de la papeterie, de la literie, etc.). Compte tenu du caractère indiscutablement descriptif de la marque, la société HomeGoods, Inc. a dû (de son plein gré ou sur requête de l’examinateur de l’USPTO) se résigner à abandonner toute exclusivité sur l’expression “Home Goods”, conformément à l’article 15 U.S. Code § 1056 (Cornell.law.edu) :
“Disclaimer: NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE “HOME GOODS” APART FROM THE MARK AS SHOWN“.
HomeGoods, Inc. est également titulaire du nom de domaine homegoods.com, adresse à laquelle elle exploite son site de commerce électronique :
En l’espèce, le demandeur disposait donc d’une marque enregistrée auprès de l’USPTO. Dans la mesure où la question de la validité de la marque n’entre pas dans les minces pouvoirs du tiers décideur, ce dernier n’avait d’autre choix que d’admettre son existence telle qu’enregistrée par l’USPTO. À vrai dire, le tiers décideur aurait pu s’en contenter. Cependant, il a cru bon de faire référence à la décision Nintendo of America Inc. c. Lin amy qui a (NAF, FA 1818485, Nintendo of America Inc. c. Lin amy, 24 décembre 2018). La référence est pour le moins maladroite : ne faudrait-il pas comparer ce qui est comparable ? Autant la marque NINTENDO est singulière et globalement notoire, autant la marque HOMEGOODS est descriptive et dénuée de notoriété internationale. Entre outre, la rigueur juridique et l’honnêteté intellectuelle commande de préciser lorsqu’une marque est frappée de l’infirmité prévue par les dispositions de l’article 15 U.S. Code § 105. La jurisprudence UDRP livre de nombreux exemples de marques faibles dont la portée a été limitée dans les mêmes conditions. Comme le montre le tableau suivant, il n’est pas rare que les plaintes fondées sur de telles marques soient rejetées :
Parmi les décisions répertoriées, la décision D2011-1629 est exemplaire :
“Initialement, cela semblait être un cas simple et direct d’enregistrement abusif de nom de domaine (…).
Après examen des preuves soumises par le plaignant, l’affaire est devenue moins claire. Premièrement, le plaignant dans la plainte n’a pas mentionné que les marques sont des marques semi-figuratives (…).
Deuxièmement, le plaignant n’a pas divulgué dans la plainte que l’enregistrement aux États-Unis avait été accordé avec l’avertissement “Aucune réclamation n’est faite quant au droit exclusif d’utiliser ‘Swiss chocolate.ch’, en dehors de la marque comme indiqué'”.
(…)
Ces faits sont extrêmement pertinents, à la fois pour déterminer si le nom de domaine et les marques sont similaires et pour les conclusions concernant les droits ou les intérêts légitimes et l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi.
(…) le fait d’omettre délibérément des faits essentiels de la plainte n’aide pas le cas d’un plaignant, car cela fait soupçonner que le plaignant essaie de “dissimuler” des faits qui ne lui sont pas favorables. Un tel comportement peut en soi être suffisant pour qu’un groupe spécial rejette la plainte. Après tout, lors du dépôt d’une plainte, le plaignant doit souscrire à la clause suivante : ‘Le plaignant certifie que les informations contenues dans cette plainte sont, à sa connaissance, complètes et exactes’ (…).
De plus, les panélistes doivent faire leur travail dans un délai limité où, en particulier dans un cas comme celui-ci où aucune réponse n’est déposée, ils doivent se fonder sur les déclarations contenues dans la plainte et les preuves fournies par le plaignant. Si le plaignant essaie d’induire le panéliste en erreur sur des faits essentiels, il ne peut pas s’attendre à ce que la commission se prononce en sa faveur” (WIPO, D2011-1629, Sven Beichler v. chocri GmbH, November 17, 2011).
On ne peut qu’abonder dans ce sens. Entre dans la mission des panélistes le devoir de vérifier la portée de la marque. L’omission d’une information telle que l’avertissement découlant de l’article 15 U.S. Code § 1056 mérite d’être relevée et caractérisée comme une omission de mauvaise foi pouvant donner lieu au rejet pur et simple de la plainte.
Dans la décision NAF FA0404000257001, Tickets.com, Inc. v. Woofer Smith and No Org Name, rendue le 28 juin 2004, il a été décidé ce qui suit :
“Les documents d’enregistrement de l’USPTO fournis dans la plainte indiquent que ‘Disclaimer: NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE ‘TICKETS.COM’ APART FROM THE MARK AS SHOWN’.
(…)
Le plaignant a déposé une plainte antérieure auprès du Forum (…), soulevant ces mêmes questions concernant le même nom de domaine contre le même défendeur. Voir Tickets.com, Inc. c.H.A. Woofer Smith, FA 196048 (Nat. Arb. Forum, 14 novembre 2003) (…). Dans [cette décision], le Panel, constatant que ‘le plaignant et le défendeur et des milliers d’autres vendent des BILLETS’, a conclu que la marque TICKETS.COM est générique pour laquelle personne ne détient de droits exclusifs et a rejeté la plainte du plaignant” (NAF FA0404000257001, Tickets.com, Inc. v. Woofer Smith and No Org Name, June 28, 2004).
Si l’on rapporte ces exemples à la décision commentée, on peut légitimement affirmer que la marque HOMEGOODS est descriptive et faible à tel point que la tentative visant à empêcher les autres commerçants de vendre des biens ménagers devrait être considérée comme un abus de droit. Or, dans la décision, rien n’indique que la marque sur laquelle la plainte reposait était limitée dans sa portée et ses effets. Bien au contraire, la valeur de la marque HOMEGOODS a été élevée à celle de NINTENDO ! Comme il ne faut pas attendre du demandeur qu’il le précise lui-même, il appartient au panéliste de le relever et de l’indiquer dans sa décision. Par conséquent, le tiers décideur a manqué à son devoir et n’a pas rempli sa mission.
2. Un nom de domaine fortement similaire aux éléments verbaux de la marque
Le 5 décembre 2019, le nom de domaine home-goods.shop a été enregistré par Jiahongnetwork, de Chine, pour désigner un site Internet commerçant proposant des produits ménagers. Sur le plan du risque de confusion, le nom de domaine est irréfutablement identique à la marque du demandeur.
Toutefois, la démonstration du risque de confusion ne suffit pas pour obtenir le transfert d’un nom de domaine dans le cadre d’une procédure UDRP. Il convient, en outre, de prouver que le défendeur ne possède aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et qu’il l’a enregistré de mauvaise foi. Ces deux conditions sont facilement remplies en présence d’une marque notoire, même lorsqu’elle est composée exclusivement d’un terme générique (par ex. : Apple ou Virgin). Cependant, en présence d’un défendeur étranger et d’une marque descriptive, au surplus dénuée de notoriété, prouver que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, qu’il l’a enregistré et qu’il l’utilise de mauvaise foi est un exercice redoutable qui appelle une argumentation étayée. Malgré tout, le nom de domaine a été transféré. Dès lors, il paraît utile et instructif de connaître les arguments du demandeur.
3. La difficile preuve de l’absence de droit ou intérêt légitime en présence d’une marque faible
Le demandeur s’est contenté d’avancer qu’il n’avait pas autorisé le défendeur à utiliser sa marque HOMEGOODS sous quelque forme que ce soit pour en conclure que ce dernier ne disposait d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine home-goods.shop. Le tiers-décideur a fait sien cet argument :
“Le plaignant fournit des captures d’écran du site Web à <home-goods.shop> qui propose une variété de produits ménagers à vendre qui sont en concurrence directe avec les activités du plaignant. La commission conclut que cette utilisation n’est pas une offre de bonne foi de biens ou de services ou une utilisation légitime non commerciale ou équitable, et donc le défendeur n’a aucun droit en vertu de l’article 4(c)(i) ou (iii) des Principes directeurs“.
Cela revient à dire que nul tiers, dans le monde entier, ne peut utiliser l’expression “Home Goods” pour vendre des “produits” (goods) pour la maison (home). En l’absence de motifs supplémentaires, la décision viole outrageusement les principes qui gouvernent la propriété intellectuelle et la liberté du commerce. Encore une fois, compte tenu de la faiblesse de la marque, on peut légitimement se demander ce qui pourrait empêcher des tiers, mêmes concurrents, d’employer l’expression “Home Goods” dans la vie des affaires. Le statut de cette marque interdit à son propriétaire de telles exclusions puisqu’elle ne lui confère un monopole que sur l’ensemble semi-figuratif tel qu’enregistré auprès de l’USPTO et non sur la seule expression “HOMEGOODS”. Ajoutons, au surplus, s’agissant d’une marque faible, qu’il importe peu que le défendeur, Jiahongnetwork, ne soit pas connu sous le nom “Home Goods”.
4. La preuve de la mauvaise foi du défendeur et le risque de partialité du tiers décideur
Le premier argument relatif à la mauvaise foi consistait à affirmer que le défendeur n’utilisait pas le nom de domaine de bonne foi, puisqu’il en faisait une exploitation commerciale liée à la vente de produits ménagers, donc concurrents. Le second argument portait sur la notoriété.
Pour le tiers décideur, ces deux arguments suffirent à démontrer la mauvaise foi du défendeur. Sur le premier argument, nous avons déjà conclu que, sauf à commettre un abus de droit, HomeGoods, Inc. ne devrait pas pouvoir empêcher Jiahongnetwork ou tout autre concurrent d’exploiter un nom de domaine composé du radical <homegoods> ou <home-goods>, sous quelque extension que ce soit, pour vendre des articles ménagers.
La similarité des logos n’a pas été discutée. Il est vrai que la procédure UDRP appelle à concentrer l’essentiel de l’analyse du risque de confusion sur les éléments verbaux de la marque. Cependant, l’examen du contenu du site Internet désigné par le nom de domaine litigieux peut être révélateur sur le plan de la mauvaise foi. Ainsi, en l’occurrence, si le logo du site home-goods.shop avait été similaire ou identique à la marque concernée, cela aurait constitué un fort indice de mauvaise foi.
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Toutefois, ce n’est pas le cas. En effet, le logo du site home-goods.shop est de couleur rouge et incorpore un chariot de course incrusté dans un arc de cercle. Au fond, le seul trait commun entre les deux signes est l’expression “Home Goods”, l’une étant écrite en rose sans espace, l’autre en blanc avec un tiret. Or l’avertissement issu de l’article 15 U.S. Code § 1056 joue pleinement, de sorte que cette expression ne doit pas être prise en considération dans l’examen du risque de confusion. Il en résulte que l’analyse des logos n’aurait pas révélé la mauvaise foi du défendeur.
Quant à l’argument portant sur la notoriété, il est permis de se demander quels éléments de preuve ont été apportés par le demandeur afin que sa marque HOMEGOODS soit considérée comme notoire. En effet, la décision est totalement silencieuse sur ce point et, par conséquent, injustifiée. En outre, le litige opposait deux parties ayant leurs sièges sociaux ou domiciles dans des pays différents : les États-Unis et la Chine. Dans ce contexte, l’appréciation de la notoriété devait être portée à l’échelle internationale. On peut concevoir que les panélistes et les consommateurs américains considérent que la marque HOMEGOODS est notoire aux États-Unis (encore faut-il le démontrer), mais il est permis de douter sérieusement d’une telle notoriété en dehors des frontières américaines. Par conséquent, rien ne prouve que la marque est notoire dans le contexte d’une procédure UDRP internationale et que le défendeur avait effectivement connaissance de la marque HOMEGOODS.
La question de la notoriété en appelle une autre : celle de la nomination du tiers décideur. Dans un conflit opposant, d’un côté, une partie ayant son siège social ou son domicile dans le pays A et, de l’autre, une partie ayant son siège social ou son domicile dans le pays B, le principe de neutralité, qui incorpore celui de l’imparticalité, veut que le tiers décideur émane d’un pays tiers afin d’éviter que son discernement ne soit biaisé, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. En l’espèce, la société Home Goods, Inc., semble-t-il, détient des centaines de magazins aux États-Unis. Dans un tel contexte, il est fort probable qu’aucun panéliste américain n’ignore la marque HOMEGOODS ; il est même possible qu’elle fasse partie de son intimité quotidienne s’il en est le voisin ou le client, à tel point que la perception qu’il se fait de la portée de la marque pourrait en être faussée. C’est pourquoi les institutions de règlement des litiges tiennent des listes de panélistes aux profils culturels divers. C’est précisément le cas du National Arbitration Forum qui compte 81 panélistes américains et 75 non américains. Finalement, on peut se demander s’il n’aurait pas été plus équitable, au sens procédural du terme, de nommer un tiers décideur parmi ces derniers.
5. L’abus de droit et la procédure abusive
Il n’est pas rare que des propriétaires de marques faibles tentent d’obtenir le transfert de noms de domaine via des procédures UDRP. L’abus de droit de marque et l’abus de procédure sont sanctionnés par l’article 15(e) du Règlement UDRP (reverse domain name hijacking ou RDNH). À titre d’exemple, la plainte du journal The Sun contre le titulaire du nom de domaine thesun.com a été considérée comme abusive ; le soleil brille pour tout le monde (iptwins.com, 11 mai 2019). Le paragraphe 4.16 in fine du WIPO Jurisprudential Overview précise que certains panélistes sont arrivés à la conclusion selon laquelle les plaignants représentés devaient être tenus à un niveau d’exigence plus élevé, ce qui paraît pour le moins raisonnable (WIPO Jurisprudential Overview, para. 4.16, in fine). Cependant, l’article 15(e) du Règlement UDRP n’a qu’une portée symbolique. C’est la raison pour laquelle l’OMPI ajoute, à bon escient, dans ce même paragraphe :
“NB, les parties doivent savoir que contrairement au système UDRP, certains tribunaux nationaux peuvent (lorsqu’ils sont saisis) infliger des sanctions pécuniaires (y compris des dommages-intérêts punitifs) lorsque l’équivalent de l’abus de procédure RDNH est démontré” (WIPO Jurisprudential Overview, para. 4.16, in fine).
Ainsi, à l’issue de la décision WIPO D2017-1517 concernant la marque “WEEDS” et le nom de domaine weeds.com (précitée, dans le tableau ci-dessus), les panélistes ayant déclaré la plainte abusive, le titulaire du nom de domaine a poursuivi le propriétaire de la marque devant le juge pour obtenir non seulement l’annulation de ladite marque, mais également le remboursement des frais indument déboursés dans le cadre des deux procédures (Innovation HQ, Inc. v. Weeds, Inc., 2:17-cv-01533-MPK, U. S. District Court for the Western District of Pennsylvania) (iptwins.com, 8 mars 2018).
Reste la question de savoir si le panéliste détient le pouvoir de déclarer la plainte abusive y compris en l’absence de réponse du défendeur. Ni les Principes ni les Règles UDRP ne s’opposent à ce que les tiers décideurs se saisissent de la question. Ils peuvent faire preuve de clémence à l’égard d’un demandeur imprudent et non représenté (WIPO, D2018-2083, WEDIA SA v. Office Yui Asia Limited, November 8, 2018), mais dans le cas contraire, ils doivent être moins tolérants (WIPO, D2019-2642, Nalli Chinnasami Chetty v. Anthony Nalli, FourPoints Multimedia Corp., December 18, 2019). Ainsi, il a été jugé ce qui suit :
“La plainte était (…) totalement dépourvue de tout fait ou argument pouvant étayer une conclusion selon laquelle la défendeur n’avait pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Le plaignant et son avocat n’ont également fourni aucun élément de preuve à l’appui de leur argument selon lequel la défendeur avait enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. À ce titre, ils ont complètement ignoré les exigences énoncées dans la politique pour établir l’enregistrement de mauvaise foi et l’utilisation d’un nom de domaine. Le plaignant et son avocat ont ignoré les raisons légitimes potentielles pour lesquelles le défendeur pourrait avoir enregistré le nom de domaine litigieux, ont ignoré les précédents et les faits défavorables en concluant que la page Web (qui n’a aucun lien avec le plaignant) était une tentative de détournement de sa marque et n’a présenté que des allégations non étayées.
À ce titre, le Comité conclut que le plaignant est coupable de détournement de nom de domaine inversé” (WIPO, D2019-2642, Nalli Chinnasami Chetty v. Anthony Nalli, FourPoints Multimedia Corp., December 18, 2019).
Ordinairement, les tiers décideurs prennent soin de rappeler l’argumentation des parties dans la décision. Plus qu’une option, c’est un devoir qui permet de s’assurer que la procédure a été conduite suivant les principes du procès équitable. Il convient donc de partir du postulat selon lequel la décision reflète avec un minimum de fidélité l’argumentation du demandeur. Or, en l’espèce, à la lecture de la décision, pour les raisons déjà exposées, il est impensable de trouver à l’argumentation du demandeur, présentée en trois lignes, une quelconque consistance. En conclusion, le transfert du nom de domaine n’aurait pas dû être ordonné et la procédure aurait due être qualifiée d’abusive.
6. Quelle stratégie pour les marques faibles ?
Pour commencer, dans un environnement globalisé et interconnecté, il est fortement déconseillé d’adopter une marque qui, pour une raison ou pour une autre, pourrait être considérée comme générique ou descriptive. Qui ne suit pas cette règle doit accepter de coexister avec des concurrents qui ont également refusé de s’y plier.
À l’aide de Google.com, localisé aux États-Unis, une recherche portant sur l’expression “Home goods” fait apparaître près de 2 millions de résultats, dont des concurrents tels que Ikea ou Macy’s, dès la première page :
La société HomeGoods, Inc. envisagerait-elle de poursuivre Ikea ou Macy’s pour l’utilisation non autorisée des mots-clés “home goods” ? On peut en douter car la demande manquerait de sérieux et de consistance, au même titre que la plainte UDRP dont il a été question. .
Dès lors, les propriétaires de marques faibles ont deux options. La première consiste à changer de nom de marque. Il s’agit d’un pari couteux et risqué. Cependant, plusieurs sociétés créées avant l’avènement d’Internet l’ont relevé avec succès, telles que LG (Lucky-GoldStar) ou Kering (anciennement Pinault-Printemps-Redoute). La seconde option appelle une sécurisation proactive du portefeuille de noms de domaine, ce qui implique un minimum d’enregistrements sous autant d’extensions que possibles.
