Hermès c. Rothschild ou comment lutter contre les NFTs contrefaisants

Le droit des marques se porte bien, tout doté qu’il est d’une forte capacité d’exécution et d’une faculté d’adaptation à toute épreuve. La déjà célébrissime affaire Hermès c. Rothschild en apporte une nouvelle illustration. Fondée en 1837 par M. Thierry Hermès, la société Hermès a acquis une renommée et réputation d’excellence notamment pour ses œuvres de maroquinerie dont l’iconique sac à main « Birkin », confectionné à l’origine pour Mme Jane Birkin, à la fois icône et muse de la mode et des arts et, alors, jeune maman. Rares et prisés, les sacs à main de la gamme « Birkin » sont estimés, au bas mot, à plusieurs dizaines de milliers de dollars (annexe 1).

Mason Rothschild se définit comme un entrepreneur issu de l’industrie de la mode. En mai 2021, M. Rothschild a créé une image numérique représentant un fœtus à l’intérieur d’un sac à main « Birkin » transparent. M. Rothschild a vendu le jeton non-fongible (NFT) associé à cette image pour un montant de 23 500 USD. Par la suite, ce NFT a été revendu pour la somme de 47 000 USD. Exalté par ce succès, M. Rothschild confectionna une collection représentant des sacs « Birkin » recouverts de fourrure. En décembre 2021, il mit en vente les NFTs associés à ces images dans le cadre d’un projet intitulé « MetaBirkins » (annexe 2). Le 7 novembre 2021, pour mener à bien son entreprise, M. Rothschild enregistra le nom de domaine <metabirkins.com> (annexe 3), utilisé pour désigner un site faisant la promotion de la collection « MetaBirkins » (annexe 4). Dans une logique de marketing, M. Rothschild créa également des comptes @metabirkins sur Twitter (annexe 5), Instagram et Discord ainsi que l’hashtag #metabirkins, pour catapulter la collection éponyme. Les sacs virtuels étaient mis aux enchères sur des plateformes spécialisées dans la vente de NFTs, dont LooksRare (annexe 6), OpenSea, Rarible et Zora. Les NFTs représentant les sacs à main « MetaBirkins » de M. Rothschild se sont vendus à des prix comparables aux sacs à main Birkin d’Hermès (annexes 7 et 8). Enfin, il est établi que des utilisateurs, des consommateurs et des journalistes de mode ont cru que la collection « MetaBirkins » émanait d’Hermès.

1. Résumé de la procédure

Le tableau ci-dessus fait référence à une sélection de documents de l’affaire. Une documentation exhaustive est disponible sur courtlistener.com.

Dès le 16 décembre 2021, Hermès a adressé à M. Rothschild une lettre de mise en demeure de mettre fin au projet « MetaBirkins ». Cependant, face à l’obstination de M. Rothschild, Hermès l’a assigné pour contrefaçon de marque, le 14 janvier 2022, devant la United States District Court for the Southern District of New York (District Court, S.D. New York). Le recours pseudonymat semble constituer un obstacle sérieux et alarmant pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés à des contrefaçons réalisées par frappage de NFTs. Toutefois, en l’espère, le défendeur n’avait pas agi sous couvert de l’anonymat, de sorte qu’il n’y eu aucun débat quant à l’efficacité et la validité de l’assignation.

Concernant la compétence territoriale, au-delà du caractère fédéral de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, Hermès a apporté plusieurs arguments pour justifier la compétence territoriale du tribunal de New York. La question de la compétence territoriale n’a pas été soulevée par le défendeur, ni d’office par le juge. Néanmoins, jeter un bref coup d’œil aux arguments d’Hermès sur ce point ne paraît pas superflu. Premièrement, le site <metabirkins.com> était accessible à New York. Deuxièmement, la demanderesse affirmait que « le défendeur [avait] ciblé les consommateurs new-yorkais en exploitant le site Web MetaBirkins et en créant des vitrines pour annoncer, vendre et proposer à la vente la collection MetaBirkins de NFTs en utilisant des contrats « intelligents » sur quatre places de marché NFTs » (Amended complaint, para. 18). Ainsi, la demanderesse fondait la compétence territoriale à la fois sur la théorie de l’accessibilité et sur celle de la focalisation. Troisièmement, la demanderesse a apporté un critère de rattachement tiré du lieu de l’établissement principal de la société gérant l’une des plateformes par lesquelles le défendeur vendait les sacs virtuels (ibid.). Quatrièmement, la demanderesse a affirmé qu’au moins un sac virtuel avait été acheté depuis New York (Amended complaint, para. 19).

2. La protection de la marque de manière proactive

Concomitamment à la mise en demeure adressée par Hermès à M. Rothschild, la demanderesse avait exhorté le places de marché OpenSea, Rarible et Zora à retirer le projet « MetaBirkins » de leurs plateformes. Ces dernières, jeunes entreprises soucieuses des risques juridiques et de leur réputation, accueillirent favorablement les requêtes d’Hermès. Toutefois, la vente aux enchères des sacs virtuels reprit naissance sur une plateforme concurrente, à savoir LooksRare. L’immatérialité des objets numériques rend la contrefaçon volatile, ce qui nécessite une traque vigilance et rigoureuse.

Observons qu’Hermès n’a pas engagé de procédure extrajudiciaire juridictionnelle pour obtenir le transfert du nom de domaine <metabirkins.com>. La procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) était disponible. Toutefois, elle ne s’y prêtait pas nécessairement, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, le contenu du site litigieux aurait tout simplement pu être déplacé vers un autre nom de domaine pour une poignée de dollars et en quelques clics. Deuxièmement, en tout état de cause, le cœur de l’opération se déroulait sur les plateformes de marché de NFTs, de sorte que l’hypothétique immédiateté du transfert du nom de domaine aurait eu l’effet d’un coup d’épée dans l’eau. Troisièmement, « hypothétique transfert » car, en présence de procédures parallèles, il n’est pas rare que le tiers décideur se déclare incompétent au motif qu’il ne dispose pas des pouvoirs conférés au juge étatique, particulièrement en ce qui concerne l’administration de la preuve. Quatrièmement, enfin, la procédure UDRP ne confère pas le pouvoir au tiers décideur de prononcer une réparation pécuniaire alors que le juge étatique et l’arbitre, eux, peuvent condamner la partie adverse à verser des dommages-intérêts. Cela dit, les limites de l’UDRP dans le cas Hermès c. Mason Rothschildne sont pas systématiquement transposables aux innombrables affaires portant sur des noms de domaine reproduisant une marque associée à des termes appartenant au champ lexical du Web3 (NFT, meta, crypto). Par conséquent, une surveillance rigoureuse des noms de domaine demeure indiquée, la stratégie de défense devant être déterminée au cas par cas.

3. Droit de marque c. liberté de création

Le droit des marques est bicéphale. D’un côté, le droit des marques est propriétariste en ce qu’il vise à garantir au titulaire d’une marque l’exclusivité de l’utilisation de cette dernière pour les produits ou services pertinents. De l’autre côté, le droit des marques est consumériste en ce qu’il vise à permettre au consommateur d’identifier la source d’un produit ou d’un service. Dans sa décision du 2 février 2023, courte de 26 pages (courtlistener.com), le juge Rakoff a employé le mot « consumer » à 23 reprises, insistant fortement sur la place centrale du consommateur dans cette affaire :

« Compte tenu de l’importance du risque de confusion chez les consommateurs dans le droit des marques en général, il est préférable de considérer cette question du point de vue du consommateur potentiel. Les particuliers n’achètent pas des NFTs pour posséder un « acte numérique » séparé de tout autre actif : ils les achètent précisément pour être propriétaires exclusifs du contenu associé au NFT (Hermès International v. Rothschild (1:22-cv-00384), ordonnance du 2 février 2023, p. 14).

(…)

Ainsi, le titre « MetaBirkins » doit être compris comme faisant référence à la fois au NFT et à l’image numérique à laquelle il est associé » (Hermès International v. Rothschild (1:22-cv-00384), ordonnance du 2 février 2023, p. 15).

Plus loin, le juge Rakoff a martelé que le côté consumériste du droit des marques devait être placé au cœur des débats, y compris dans une situation opposant droit des marques et liberté d’expression :

« dans certains cas, l’intérêt du public à éviter l’exploitation concurrentielle ou la confusion chez les consommateurs quant à la source d’un bien l’emporte sur les préoccupations du premier amendement » (Hermès International v. Rothschild (1:22-cv-00384), ordonnance du 2 février 2023, p. 19).

Le 21 mars 2022, M. Rothschild soumit une requête (motion) visant à faire rejeter la demande d’Hermès sur le fondement de la liberté d’expression (Premier amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique) et, plus exactement, sur celui de la liberté de création en s’appuyant sur le précédent qui fait référence dans les affaires opposant droit de marque et liberté d’expression, à savoir Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989). Le défendeur avait produit et distribué Ginger & Fred, réalisé par Fellini. La comédienne Ginger Rogers avait assigné Grimaldi et la question suivante fut soulevée : l’utilisation du prénom d’une célébrité, dans un film, peut-elle provoquer l’impression erronée que cette célébrité a approuvé ce film, en violation de la loi sur les marques (Lanham Act) ? La cour considéra que, quand bien même il existait un risque que le titre de l’œuvre induise effectivement certains spectateurs en erreur, le titre litigieux Ginger & Fred ne présentait aucune indication explicite de nature à laisser penser que Mme Rogers avait approuvé le film ou avait joué un rôle dans sa production. En outre, la cour conclut que ce risque était largement compensé par le danger que représenterait, pour la liberté d’expression, la suppression d’une expression artistique.

En l’espèce, M. Rothschild s’appuyait sur Rogers v. Grimaldi pour faire valoir qu’il utilisait « MetaBirkins », certes à des fins pécuniaires, mais surtout en tant qu’expression artistique protégée par la liberté de création et non comme signe d’affaire visant à identifier la source des produits de manière explicite.

Dans un premier temps, dans sa décision du 18 mai 2022, le juge Rakoff écarta la requête de M. Rothschild visant à faire rejeter la demande d’Hermès sur le fondement de la liberté d’expression pour les raisons suivantes, présentées ici de manière succincte :

la demande comporte des allégations suffisamment convaincantes pour considérer que, plus que la recherche d’une simple association artistique, l’intention de Rothschild était bien d’associer le signe « MetaBirkins » à la notoriété de la marque Birkin d’Hermès (Hermès International v. Rothschild (1:22-cv-00384), ordonnance du 18 mai 2022, p. 14) ;
la demande comporte des allégations factuelles suffisamment étayées pour conclure à une tromperie explicite, notamment au regard de la notoriété de la marque « Birkin », de la preuve d’une confusion réelle et de la mauvaise foi du défendeur dans le choix de la marque (Hermès International v. Rothschild (1:22-cv-00384), ordonnance du 18 mai 2022, p. 16).

Dans un second temps, dans sa décision du 2 février 2023, le juge Rakoff a rappelé les conditions, nées ou tirées de la jurisprudence Rogers v. Grimaldi, qui permettent à l’auteur d’une œuvre artistique de bénéficier de la protection du Premier amendement. Ainsi, ne peut bénéficier de cette protection l’auteur d’une œuvre si le titulaire de la marque démontre, d’une part, que l’utilisation de sa marque dans ladite œuvre n’est pas artistiquement pertinente ou, d’autre part, si la marque est utilisée, explicitement, pour induire le public en erreur (Hermès International v. Rothschild (1:22-cv-00384), ordonnance du 2 février 2023, p. 19). Cependant, la mise en œuvre de la règle, d’une délicate et embarrassante complexité, peut nourrir les hésitations.

Ainsi, s’agissant de la première alternative, sur le point de savoir si l’utilisation de la marque « Birkin » dans l’œuvre « MetaBirkins » de M. Rothschild était artistiquement pertinente, le juge a préféré botter en touche, c’est-à-dire mettre le sort des parties entre les mains d’un jury, au motif que « des individus raisonnables pourraient aboutir à des conclusions différentes sur le critère de la pertinence artistique » (Hermès International v. Rothschild (1:22-cv-00384), ordonnance du 2 février 2023, p. 22).

Quant à la seconde alternative, il est rappelé, d’une part, qu’« une œuvre est « explicitement trompeuse » si elle « induit le public à croire » qu’elle a été créée ou autorisée par le demandeur » et, d’autre part, que pour l’emporter sur le Premier Amendement, le risque de confusion doit être sans équivoque » (Hermès International v. Rothschild (1:22-cv-00384), ordonnance du 2 février 2023, p. 22). La démonstration repose sur Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp. (287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), jurisprudence de laquelle le juge Rakoff a tiré huit considérations pertinentes :

« la force de la marque Hermès, une marque plus forte bénéficiant d’une plus grande protection ;
la similitude entre la marque « Birkin » d’Hermès et le signe « MetaBirkins » ;
si le public a fait preuve d’une réelle confusion quant à l’affiliation d’Hermès à la collection MetaBirkins de Rothschild ;
la probabilité qu’Hermès « réduise l’écart » en se déplaçant dans l’espace NFT ;
la proximité concurrentielle des produits sur le marché ;
si Rothschild a fait preuve de mauvaise foi en utilisant la marque d’Hermès ;
la qualité respective des signes « MetaBirkin » et « Birkin » ; et
la sophistication des consommateurs concernés » (Hermès International v. Rothschild (1:22-cv-00384), ordonnance du 2 février 2023, p. 23).

Compte tenu de la complexité des analyses nécessaires et du degré de désaccord entre les parties, le juge a considéré que la mise en œuvre de Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp. n’était pas appropriée. En conséquence, le juge a refusé d’accorder un jugement sommaire sur cette question pour s’en remettre au jury.

De même, les questions relatives au cybersquatting et à la dilution étant étroitement liées aux précédentes, elles ont également été posées au jury.

4. Le verdict du jury

Après avoir reçu les instructions du juge Rakoff, le jury a rendu son verdict le 8 février 2023, en faveur d’Hermès. Le jury a considéré que M. Rothschild s’était rendu coupable de contrefaçon de marque, de dilution et de cybersquatting. Les membres du jury n’ont donc pas été convaincus par les arguments du défendeur relatifs aux libertés de création et d’expression. Au contraire, ils ont estimé que M. Rothschild avait explicitement chercher à tromper le consommateur. En effet, plusieurs indices permettent de déduire que le projet « MetaBirkins » s’inscrivait, en réalité, dans le cadre d’une opération orientée par une finalité purement financière (Hermès International v. Rothschild (1:22-cv-00384), ordonnance du 2 février 2023, pp. 15 à 18).

La lettre d’instructions au jury conférait également à ce dernier le pouvoir de fixer le montant de la réparation allouée à Hermès. S’agissant de la contrefaçon de marque et de la dilution, le jury a fixé la réparation à 110 000 USD en se fondant sur les profits réalisés par le défendeur. Quant au cybersquatting, il était précisé, dans la lettre d’instructions, que le montant devait être fixé, de par la loi, entre 1 000 et 100 000 USD. Le jury l’a fixé à 23 000 USD (la demanderesse avait demandé le maximum : Amended complaint, p. 58).

5. Les injonctions

En présence d’une contrefaçon avérée, le juge prononce des obligations de faire et de ne pas faire. En matière de contrefaçon, l’obligation de faire se traduit le plus souvent par une obligation de défaire consistant à supprimer de l’accès au public les contenus constitutifs de contrefaçon. Toutefois, de nombreux observateurs affirment que, compte tenu de la technique employée, supprimer un NFT serait inconcevable. La technique ferait donc obstruction à la loi. Dans ces conditions, il serait donc impossible, en matière de protection des données personnelles, de mettre en œuvre le droit à l’oubli ou, en matière criminelle, de supprimer des contenus haineux, à caractère terroriste ou pédocriminel. Cela dit, l’État souverain détient le monopole de la coercition et le juge, son représentant, doit disposer du pouvoir d’ordonner que des mesures ou des moyens techniques appropriés soient mis en œuvre pour assurer le respect de la loi. Théoriquement, le juge peut donc ordonner la destruction des NFTs illicites. Reste à savoir si cela est techniquement possible ou si cela le sera à l’avenir. Dans l’hypothèse où la destruction d’un NFT illicite serait effectivement impossible, des solutions alternatives paraissent envisageables. Ainsi, la plainte d’Hermès comporte des solutions propres aux NFTs qui, dans la mesure où le défendeur est identifié, paraissent pouvoir être mises en œuvre, dont l’interdiction de transférer, vendre et promouvoir des NFTs en utilisant les marques d’Hermès (Amended complaint, p. 56) et les mesures suivantes :

« Ordonner au défendeur de transférer le contrôle du smart contrat qui a servi à frapper les NFTs « MetaBirkins » à Hermès ou à une adresse non fonctionnelle sur la blockchain Ethereum ;

Ordonner au défendeur de modifier le smart contrat qui a servi à frapper les NFTs « MetaBirkins » pour ne plus pointer vers les images actuellement associées aux NFTs « MetaBirkins » ;

Ordonner au défendeur et à tous ceux qui sont de concert ou qui participent activement au projet « MetaBirkins » de brûler NFTs « MetaBirkins » en leur possession ou sous leur contrôle » (Amended complaint, p. 57).

C’est donc bien sur le smart contract qu’il faut agir puisque tout y est déterminé, voire prédéterminé. À titre d’exemple, il est fort probable que les smart contracts utilisés lors des transactions relatives à la vente de « MetaBirkins » comportent une clause de droit de suite conférant à M. Rothschild un pourcentage sur le prix de revente des NFTs. Or ces derniers ont été déclarés contraires à la loi. Par conséquent, chaque pourcentage perçu est indu. D’où la nécessité d’obtenir le contrôle du smart contract. Néanmoins, en l’état actuel de la technique, une telle mesure semble ne pouvoir être mise en œuvre qu’à condition d’avoir formellement identifié le créateur des NFTs litigieux.

6. La responsabilité des plateformes

Enfin, quid de la responsabilité des intermédiaires, à savoir les places de marché permettant l’organisation, la promotion et la mise en œuvre de ventes aux enchères de NFTs ? Les entreprises exploitant ces plateformes présentent un discours souvent centré sur l’absence de censure et l’immutabilité des NFTs. Néanmoins, lorsqu’ils sont confrontés à une réalité juridique susceptible d’avoir un impact sur leur réalité économique, les intermédiaires se conforment aux exigences de la loi. De même, les fournisseurs de services relatifs aux NFTs seront incités à faire des compromis. Ainsi, en l’espèce, les sociétés exploitant OpenSea, Rarible et Zora ont répondu favorablement à la demande d’Hermès tendant à déréférencer la collection « MetaBirkins » sur leurs plateformes respectives. Dans le cas contraire, c’est-à-dire en cas d’obstruction à la suppression de l’accès à un contenu contrefaisant ou plus généralement illicite, il est fort probable que la plateforme récalcitrante engagerait sa responsabilité, du moins dans les États qui prévoient cette possibilité.

Annexes