Le 9 juillet 2026, l’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC) de la High Court of Justice d’Angleterre et du Pays de Galles a rendu une décision particulièrement intéressante sur l’évaluation du préjudice résultant de la vente en ligne de produits de luxe contrefaits. Dans Fendi Italia Srl & Ors v Rolo Fashion Ltd & Anor [2026] EWHC 1703 (IPEC), plusieurs maisons du groupe LVMH avaient déjà obtenu un jugement par défaut constatant la contrefaçon de leurs marques. Restait donc une question, et non des moindres : combien cette contrefaçon devait-elle coûter à ses auteurs ?
Constater l’atteinte et la réparer sont en effet deux opérations bien différentes. La première peut être relativement simple lorsque des produits reproduisent sans autorisation des marques renommées. La seconde l’est beaucoup moins. Chaque produit de contrefaçon vendu correspond-il à une vente authentique perdue ? Certainement pas. Mais faut-il en déduire que les autres ventes n’ont causé aucun préjudice ? Ce serait tout aussi contestable. Quelle valeur attribuer, alors, à l’utilisation illicite d’une marque lorsque l’acheteur n’aurait vraisemblablement jamais acquis le produit authentique ? Et comment mesurer l’atteinte à la réputation lorsque ses effets, à la différence d’une vente perdue, ne laissent aucune trace comptable immédiatement saisissable ?
Une difficulté supplémentaire venait obscurcir encore le tableau : les informations communiquées par les contrefacteurs ne permettaient pas de reconstituer avec précision l’étendue de leur activité.
L’affaire avait donc tout d’un petit laboratoire de la réparation du préjudice de contrefaçon.
Elle présente, en outre, un intérêt particulier depuis l’Union européenne. La Regulation 3 des Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006, appliquée par le juge britannique, avait été adoptée pour transposer l’article 13 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Or ce texte européen offre précisément plusieurs voies pour évaluer le préjudice lorsque la comptabilité ordinaire des pertes ne suffit plus.
Un commerce numérique de produits de luxe contrefaits
Les demandeurs étaient Fendi Italia Srl, Loewe S.A., Christian Dior Couture S.A. et Celine S.A., titulaires de marques de luxe bien connues, ainsi que leur société mère LVMH Moët Hennessy Louis-Vuitton SE.
Les défendeurs étaient Rolo Fashion Limited et Georgia Aldridge. Cette dernière exerçait son activité à titre individuel depuis le mois d’août 2018, avant la constitution de la société.
Les marchandises commercialisées reproduisaient les marques des demandeurs. Certaines relevaient, selon le témoin des demandeurs, de la catégorie des contrefaçons de qualité supérieure que les communautés en ligne désignent sous les appellations désormais familières de « superfakes » ou de « dupes », l’industrie de la contrefaçon employant pour sa part, dans ses propres communications, les termes « 1 to 1 » ou « mirror quality ». Si le vocabulaire change, l’idée reste la même : proposer des produits de contrefaçon dont la qualité serait suffisamment élevée pour se rapprocher, parfois dangereusement, des produits authentiques.
L’activité avait naturellement trouvé dans l’environnement numérique un terrain particulièrement fertile. Il ressort de la décision que les pièces produites faisaient apparaître des transactions avec AliExpress et DHgate, des relations avec un fournisseur identifié sous le nom de Xu Qiu ou Xu Qiu Ping, ainsi que l’utilisation d’un groupe WhatsApp et de deux comptes Instagram. Les défendeurs prétendaient fonctionner exclusivement selon un système de dropshipping. Certains échanges WhatsApp évoquaient pourtant des marchandises « in stock ».
Ces éléments ne servaient plus à démontrer une contrefaçon déjà acquise. Ils devaient permettre une opération beaucoup plus délicate : en mesurer l’ampleur pour calculer une juste réparation.
Une procédure obscurcie par les lacunes de la disclosure
L’action avait été introduite le 15 août 2024. Une freezing injunction ex parte (ordonnance prononcée sans débat contradictoire visant à geler les actifs des défendeurs) fut prononcée le 3 septembre suivant, puis maintenue jusqu’au procès ou jusqu’à nouvelle ordonnance, avec le consentement des défendeurs. Une ordonnance du 16 septembre 2024 leur imposa notamment de communiquer les relevés de plusieurs comptes utilisés entre janvier et août 2024. Ceux-ci firent apparaître, entre autres, 55 paiements effectués depuis un compte PayPal de Georgia Aldridge au profit de « Xu Qiu Ping ».
Le 17 janvier 2025, les demandeurs obtinrent un jugement par défaut. Les défendeurs furent également enjoints de communiquer des informations relatives à leurs fournisseurs, aux quantités et aux prix d’achat des marchandises contrefaisantes, à leurs clients, au nombre de produits vendus et aux prix pratiqués.
Ces mesures s’inscrivent dans le mécanisme de la disclosure, caractéristique de la procédure civile anglaise, par lequel les parties sont tenues d’identifier et, selon les règles applicables et les ordonnances du juge, de communiquer les documents pertinents qu’elles détiennent ou contrôlent. Ce mécanisme peut ainsi conduire une partie à révéler des éléments qui lui sont défavorables.
Deux traits de la procédure méritent enfin d’être signalés, car ils éclairent la suite. À la demande des parties, l’affaire a été jugée sur pièces, sans audience, sur la seule base d’observations écrites. Et les défendeurs faisaient valoir que Georgia Aldridge ne disposait d’aucune ressource significative, les sommes figurant sur ses comptes gelés étant pratiquement nulles, de sorte qu’une condamnation d’un montant appréciable serait impossible à exécuter. On verra que la minceur de l’argumentation soumise au juge n’est pas restée sans conséquence sur l’issue de certains chefs de demande.
Malgré tout, le juge devait composer avec une représentation incomplète de l’activité litigieuse, tant la disclosure était restée lacunaire. Une transcription des échanges intervenus dans un groupe WhatsApp entre avril 2023 et octobre 2024 fut communiquée, mais privée des images auxquelles les messages faisaient référence. Les demandeurs dénonçaient également l’insuffisance des renseignements relatifs à DHgate, AliExpress, à certains fournisseurs et aux comptes Instagram ayant servi à commercialiser les marchandises.
Le juge devait donc mesurer le préjudice à partir d’une représentation nécessairement incomplète de l’activité litigieuse. Loin de constituer un simple incident de procédure, cette imperfection de la preuve traverse l’ensemble de la décision et explique, pour une large part, la méthode suivie pour fixer les dommages-intérêts.
Trois préjudices, plusieurs méthodes ?
Les demandeurs invoquaient trois chefs de préjudice : l’atteinte à la réputation de leurs marques, le manque à gagner résultant des ventes authentiques prétendument détournées par les produits de contrefaçon et, enfin, la perte de revenus de licence, étant précisé que les deux derniers fondements étaient avancés à titre alternatif.
À première vue, l’arithmétique paraît presque enfantine. Il suffirait de déterminer le nombre de produits de contrefaçon vendus, d’identifier la part de ces ventes qui s’est substituée à l’acquisition d’un produit authentique et de multiplier le résultat par le bénéfice moyen retiré de cette vente. Cependant, chacune de ces données se dérobait à la certitude.
Combien de produits avaient réellement été vendus ? Quelle proportion de leurs acheteurs aurait acquis un article authentique si le produit de contrefaçon n’avait pas existé ? Quel bénéfice les maisons auraient-elles effectivement réalisé ? Et que faire de toutes les autres ventes, celles qui n’ont remplacé aucune transaction sur le marché légitime ? Ce qui fait l’acuité du problème ainsi posé tient précisément à ce décalage entre la certitude de la contrefaçon et l’incertitude de ses conséquences économiques.
Les « superfakes » : la qualité ne fait pas la vente perdue
L’un des aspects les plus remarquables du jugement concerne les « superfakes ». Leur qualité peut être telle qu’elle brouille parfois la frontière entre l’authentique et le faux. Fallait-il en déduire que leurs acheteurs avaient pu croire acquérir des produits authentiques et que chaque transaction révélait, au moins potentiellement, une vente perdue ?
LVMH soutenait que de tels produits étaient susceptibles de tromper les consommateurs et, par voie de conséquence, de détourner des ventes du marché authentique. Le juge Hacon n’en fut pas convaincu. Il releva notamment l’écart considérable entre les prix pratiqués. Les produits de contrefaçon concernés étaient vendus, en moyenne, à un prix légèrement inférieur à 15 % de celui des produits authentiques correspondants et, dans un cas, à moins de 5 % du prix pratiqué par le troisième demandeur. Une telle différence rendait peu vraisemblable, selon lui, que l’acheteur ait pu croire acquérir un véritable produit Fendi, Loewe, Dior ou Celine. Selon les termes de la décision, certains échanges versés aux débats semblaient au contraire révéler des consommateurs parfaitement conscients d’acheter une imitation de qualité à une fraction du prix de l’original.
Il faut néanmoins se garder de donner à ce raisonnement une portée qu’il n’a pas. La décision ne proclame nullement l’innocuité économique des « superfakes ». Elle révèle autre chose : la qualité du produit de contrefaçon ne suffit pas, à elle seule, à établir un effet de substitution. Autrement dit, deux marchés peuvent se croiser sans se superposer. Certains consommateurs de produits de contrefaçon n’auraient jamais consenti à acquitter le prix demandé pour le produit authentique. Leur achat ne représente donc aucune vente perdue. D’autres peuvent, en revanche, appartenir à la clientèle potentielle de la marque et avoir choisi le faux à la place du vrai. Tout le problème consiste à savoir combien.
Ainsi ramenée à l’essentiel, la question des « superfakes » tient moins à leur ressemblance matérielle avec les produits authentiques qu’à la preuve de leur incidence économique. Une contrefaçon peut être parfaite sans que la démonstration du manque à gagner le soit.
Lorsque les dommages-intérêts sont fondés sur les ventes perdues, prouver la contrefaçon et compter les faux ne suffit donc pas. Encore faut-il établir, autant que possible, la substituabilité entre les deux produits. Différences de prix, comportement des consommateurs, circonstances de commercialisation, perception des marchandises ou caractéristiques de la clientèle deviennent alors autant d’éléments susceptibles de donner un fondement solide à l’évaluation du préjudice.
Combien de ventes avaient réellement été perdues ?
Avant même de déterminer le taux de substitution, encore fallait-il connaître le nombre de ventes. Les demandeurs avaient identifié 1 311 membres dans le groupe WhatsApp utilisé pour proposer les produits et supposaient que chacun avait effectué au moins un achat. Rapportés aux dix-sept mois couverts par la transcription communiquée, ces 1 311 achats représentaient 77,12 ventes mensuelles. Reportée sur les 72 mois de la période indemnisable (soit les six années précédant l’introduction de l’action, Georgia Aldridge ayant commencé à exercer en août 2018), cette moyenne aboutissait à 5 552 transactions. Restait à appliquer un taux de substitution. Trois hypothèses étaient proposées : 10 %, 20 % ou 30 %. Avec un bénéfice moyen de £285,63 par produit authentique, le manque à gagner aurait respectivement atteint environ £158 525, £317 049 ou £475 860. Le raisonnement se heurtait toutefois à une faiblesse : appartenir à un groupe WhatsApp ne signifie pas nécessairement avoir acheté. On ne saurait pour autant reprocher aux demandeurs d’avoir défendu l’hypothèse qui leur était la plus favorable, d’autant que les lacunes de la disclosure ne leur permettaient guère de s’appuyer sur des données exhaustives.
Du côté de la défense, une autre méthode était proposée, fondée sur les sommes créditées sur l’un des comptes bancaires des défendeurs. Elle n’échappait toutefois pas davantage à l’incertitude.
Le juge Hacon n’a retenu ni l’une ni l’autre en l’état. Il a écarté la construction des demandeurs, dont le pilier central (la supposition que chaque membre du groupe avait acheté) n’était étayé par rien. Il a en revanche jugé que la méthode de la défenderesse reposait sur une base saine, tout en relevant son défaut : elle ne s’appuyait que sur un seul compte, sur sept mois, extrapolés à soixante-douze. Il ne lui a apporté qu’une correction, mais décisive. Pour déterminer combien de produits les défendeurs avaient vendus, la défenderesse avait divisé leurs recettes par le prix de vente moyen des produits authentiques, £751,67. C’est évidemment le prix moyen pratiqué par les défendeurs eux-mêmes qui était pertinent, soit £110. La correction faisait passer l’estimation de 10 à 66 ventes mensuelles, soit 4 752 ventes sur la période de 72 mois. L’arithmétique a alors retrouvé ses droits, mais pour peu de temps. Quelle proportion de ces 4 752 ventes avait réellement détourné l’achat d’un produit authentique ?
Le juge a finalement retenu un taux de substitution de 15 %. Il a notamment pris en considération les lacunes de la disclosure. Il n’était pas question de permettre aux défendeurs de tirer profit de l’incertitude qu’ils avaient contribué à créer. Le juge a d’ailleurs expressément écarté l’argument selon lequel il aurait appartenu aux demandeurs de solliciter, au besoin par demandes successives, une specific disclosure : l’ordonnance de communication était suffisamment simple, et il n’apparaissait pas qu’elle eût été exécutée comme elle aurait pu et dû l’être. Mais cette incertitude ne pouvait davantage tenir lieu de preuve et justifier, par elle-même, un taux de substitution plus élevé. Autrement dit, l’imperfection de la preuve peut peser contre celui qui devait la fournir, mais elle n’autorise pas pour autant à substituer la conjecture à l’évaluation. Quinze pour cent des 4 752 transactions représentaient environ 713 ventes perdues. En retenant un bénéfice d’environ £280 par produit authentique, le juge a fixé le manque à gagner à £200 000.
Les chiffres importent moins, finalement, que le cheminement qui a permis de les atteindre. Dans un environnement commercial fragmenté entre messageries, réseaux sociaux, plateformes, fournisseurs et systèmes de paiement, la réalité de l’activité doit souvent être reconstituée par fragments. Données bancaires, échanges de messages, nombre de participants, fréquence des transactions, prix pratiqués : aucun élément ne livre à lui seul la vérité comptable, mais leur rapprochement peut former un faisceau d’indices suffisamment cohérent pour permettre au juge de s’en approcher.
Les 4 039 autres produits : des contrefaçons sans préjudice ?
Le calcul du manque à gagner laissait cependant entière une autre question. Sur les 4 752 ventes retenues par le juge, environ 713 avaient causé la perte d’une vente authentique. Quid des 4 039 autres ? On ne saurait raisonnablement soutenir qu’elles n’auraient produit aucun effet juridique ou économique au seul motif que leurs acheteurs n’auraient pas acquis le produit authentique. Chacune reposait sur l’exploitation sans autorisation de marques dont la valeur tient précisément à leur caractère distinctif, leur réputation et leur pouvoir d’attraction.
C’est ici qu’intervient le user principle. Ce mécanisme consiste à mesurer le dommage en recherchant la somme qui aurait raisonnablement été exigée en contrepartie de l’autorisation d’utiliser le droit.
Encore fallait-il que ce mécanisme fût disponible en matière de marques. C’est là, sans doute, l’apport le plus notable de la décision, car la question était loin d’être acquise. Dans Reed Executive plc v Reed Business Information Ltd [2004] EWCA Civ 159, le juge Jacob avait exprimé de sérieuses réserves : il n’était « nullement convaincu » que le user principle s’applique automatiquement en matière de marques ou de passing-off, en particulier lorsque le signe concerné n’est pas de ceux que l’on donne en location. Dans le cas ordinaire, la marque protège une clientèle ; accorder des dommages-intérêts sur ce fondement revient alors, écrivait-il, à admettre qu’il n’y a pas de préjudice et à en inventer un. Le juge Birss avait précisé la portée de cette réserve dans National Guild of Removers and Storers Ltd v Jones [2011] EWPCC 4 : elle vise les marques qui ne sont jamais offertes en licence à des tiers. Des marques de luxe apposées sur des sacs et des vêtements en relèvent assez naturellement.
Le juge Hacon a écarté l’objection. Il a d’abord admis que le préjudice résultant de la contrefaçon d’une marque ne se présente pas sous la même forme que celui résultant de la contrefaçon d’un brevet : la marque est un signal adressé au public, et le contrefacteur nuit en brouillant ce signal ou en exploitant la réputation qu’elle porte. Mais il a observé qu’en matière de brevet, la fiction du willing licensor et du willing licensee est admise alors même que le titulaire n’aurait jamais consenti de licence : elle constitue un mode d’évaluation faute de mieux. Rien ne justifiait qu’il en aille autrement en matière de marques, comme l’avait d’ailleurs admis, de l’accord des parties, 32Red plc v WHG (International) Ltd [2013] EWHC 815 (Ch). Le juge en a conclu qu’une telle demande était disponible en droit. La formule la plus frappante se trouve un peu plus loin : à défaut, les défendeurs auraient bénéficié d’un droit d’usage gratuit des signes contrefaisants, résultat qui, notait-il, n’est pas instinctivement le plus séduisant.
L’exercice prend évidemment des allures de fiction lorsqu’il s’agit de marques de luxe apposées sur des produits de contrefaçon. Fendi, Loewe, Dior et Celine n’auraient pas accordé à Rolo Fashion une licence lui permettant de vendre des faux revêtus de leurs marques. Il ne s’agit donc pas de reconstruire un contrat qui aurait réellement pu être conclu, mais d’utiliser cette licence impossible comme étalon de la valeur de l’usage illicite. Bref, la fiction fournit l’instrument permettant d’attribuer une valeur à un usage que le titulaire n’aurait jamais autorisé.
Le juge a relevé à cet égard que les Particulars of Claim alléguaient des atteintes relevant de la section 10(3) du Trade Marks Act 1994, tirées de l’avantage indûment retiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques. Il a pris soin de rappeler qu’un jugement par défaut ne tranche rien au fond ; mais, les défendeurs ayant choisi de ne contester aucun élément de la demande, il a estimé devoir présumer que les ventes n’ayant causé ni perte de vente ni atteinte à la réputation n’en constituaient pas moins des actes de contrefaçon au sens de ce texte, ouvrant droit à réparation. Le dommage n’était donc pas nécessairement épuisé par les seules ventes authentiques dont la perte pouvait être démontrée. Encore fallait-il donner un prix à cette utilisation.
La preuve, une nouvelle fois, faisait défaut. Aucun élément ne permettait de déterminer le taux de redevance qui aurait pu servir de référence. Le juge a donc retenu ce qu’il qualifie lui-même de « bare minimum » : 3 % du prix de vente des produits de contrefaçon (§ 53 du jugement). Le choix de ce taux n’est toutefois pas véritablement explicité. Le jugement ne fait état ni de licences comparables, ni d’un taux moyen pratiqué dans le secteur, ni d’autres données économiques permettant de comprendre pourquoi ce minimum devait être fixé à 3 %. On peut certes concevoir que de telles données soient particulièrement difficiles à produire lorsqu’elles concernent les conditions commerciales auxquelles des maisons de luxe autorisent l’exploitation de leurs marques, informations susceptibles d’être confidentielles. Le jugement ne permet toutefois pas de savoir si cette difficulté a joué un rôle en l’espèce.
L’atteinte à la réputation : le préjudice invisible
Un autre dommage se laisse plus difficilement saisir encore : celui porté à la réputation. Les demandeurs invoquaient notamment la dilution des marques (dilution, soit l’affaiblissement de leur caractère distinctif) et leur ternissement (tarnishment, c’est-à-dire l’atteinte portée à leur image), susceptibles de résulter de la circulation de produits de contrefaçon. Que des marchandises non autorisées puissent affecter une marque de luxe paraît, intuitivement, peu contestable. Mais l’intuition ne suffit pas à faire naître un dommage indemnisable.
Le juge Hacon a ainsi distingué l’atteinte au droit de marque, déjà établie, du préjudice réputationnel qui pouvait en résulter. Dans les circonstances de l’espèce, il a considéré que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir suffisamment l’incidence des ventes litigieuses sur la perception des marques par les consommateurs. Selon lui, les éléments disponibles ne démontraient notamment pas que les acheteurs croyaient acquérir des produits provenant des demandeurs (§ 55 du jugement). Les échanges versés aux débats indiquaient plutôt qu’ils savaient acheter des imitations auprès d’un opérateur indépendant.
Fort heureusement, le juge n’a pas exclu qu’un commerce de produits de contrefaçon puisse porter atteinte à la réputation ou à la valeur d’une marque. Il a refusé, en revanche, de transformer cette possibilité en dommage chiffré sans preuve suffisante. Certains des arguments avancés ont été qualifiés de spéculatifs et aucune somme distincte n’a été allouée à ce titre. Et voilà bien une autre difficulté : comment donner une traduction probatoire à un préjudice diffus ? L’affaiblissement du caractère distinctif de la marque n’imprime pas spontanément son montant dans un relevé bancaire. Il peut pourtant affecter la perception d’un signe, affaiblir son exclusivité ou associer la marque à des marchandises dont son titulaire ne maîtrise ni la qualité ni les conditions de distribution.
Toute la difficulté consiste donc à transformer cette atteinte alléguée en preuve d’un préjudice. Selon les circonstances, des enquêtes auprès des consommateurs, des données relatives à la perception de la marque, des éléments établissant une confusion quant à l’origine ou à la qualité des produits, ou encore des études susceptibles d’objectiver une dilution ou un tarnishment pourraient contribuer à cette démonstration.
L’ombre de la directive 2004/48
L’affaire aurait pu demeurer une intéressante décision britannique rendue cinq ans et demi après la fin de la période de transition consécutive au Brexit. Elle offre pourtant au juriste de l’Union un curieux effet de miroir.
Les demandeurs invoquaient la Regulation 3 des Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006. Or cette disposition avait précisément été adoptée afin de mettre en œuvre l’article 13 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Le juge Hacon a lui-même rappelé cette filiation et relevé qu’aucune différence pertinente entre les deux textes n’avait été identifiée par les parties.
Encore faut-il préciser la portée exacte de cette filiation aujourd’hui. Les Regulations de 2006 demeurent en vigueur au Royaume-Uni en tant que droit assimilé (assimilated law), mais, depuis le 1er janvier 2024 et l’entrée en application du Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, ni le principe de primauté ni les principes généraux du droit de l’Union ne leur sont plus applicables ; les juridictions britanniques ne sont pas davantage liées par la jurisprudence de la Cour de justice. Le juge Hacon n’appliquait donc pas la directive : il se bornait à constater l’origine du texte qu’il devait mettre en œuvre et l’absence de divergence pertinente invoquée devant lui. La parenté des deux dispositions survit ainsi à la disparition du lien de subordination, ce qui rend la comparaison plus libre, non moins instructive.
Cette origine européenne ne signifie toutefois pas que la logique compensatoire soit étrangère au droit anglais. Le droit des damages repose traditionnellement sur le principe selon lequel la victime doit, autant que l’argent le permet, être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’atteinte n’avait pas été commise (une logique qui n’est d’ailleurs pas étrangère aux droits continentaux, notamment au principe français de réparation intégrale). La Regulation 3 des Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006 s’inscrit dans cette logique en exigeant que les dommages-intérêts soient adaptés au préjudice effectivement subi (appropriate to the actual prejudice suffered). Le jugement relève d’ailleurs que les principes généraux gouvernant l’évaluation des dommages-intérêts en matière de propriété intellectuelle ne soulevaient aucune difficulté, en renvoyant à Ultraframe (UK) Ltd v Eurocell Building Plastics Ltd [2006] EWHC 1344 (Pat), qui les tire lui-même de Gerber Garment Technology Inc v Lectra Systems Ltd.
Le principe est simple. Sa mise en œuvre l’est beaucoup moins, comme l’affaire Fendi Italia Srl & Ors v Rolo Fashion Ltd & Anor vient précisément de le montrer. Comment assurer la réparation lorsque le nombre même des actes de contrefaçon demeure incertain, que seule une fraction des ventes de produits de contrefaçon peut être regardée comme ayant détourné une vente authentique et que d’autres conséquences, notamment réputationnelles, se prêtent difficilement à une traduction monétaire ?
L’article 13 de la directive 2004/48 apporte à cet égard plusieurs éléments de réponse. Lorsque le contrevenant savait ou avait des motifs raisonnables de savoir qu’il se livrait à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire doit pouvoir obtenir des dommages-intérêts adaptés au préjudice qu’il a réellement subi. Pour les déterminer, le texte envisage deux méthodes.
- La première consiste à prendre en considération tous les aspects appropriés de l’affaire : les conséquences économiques négatives subies par le titulaire, notamment son manque à gagner, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant ainsi que, le cas échéant, des éléments autres qu’économiques, tel le préjudice moral.
- La seconde permet, à titre d’alternative, de fixer forfaitairement les dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au minimum, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit concerné.
Le considérant 26 de la directive permet de mieux comprendre l’économie du dispositif. L’objectif n’est pas d’introduire des dommages-intérêts punitifs, mais d’assurer une réparation fondée sur des critères objectifs. Surtout, il envisage expressément l’hypothèse dans laquelle le montant du préjudice effectivement subi est difficile à déterminer. La redevance qui aurait normalement été due peut alors fournir l’un des instruments permettant de lui attribuer une valeur.
On retrouve ici une difficulté qui traverse toute l’affaire Fendi Italia Srl & Ors v Rolo Fashion Ltd & Anor : la certitude de l’atteinte ne suffit pas à rendre certaine la mesure de ses conséquences.
Sous cet angle, la parenté entre la Regulation 3 britannique et l’article 13 de la directive 2004/48 ne relève pas seulement de l’histoire législative. Les deux textes se heurtent au même problème : le principe de réparation peut être parfaitement clair sans que la mesure du préjudice le soit.
Fendi v Rolo Fashion au miroir de l’article 13
La proximité est tentante. Pour les ventes dont le juge estime qu’elles ont effectivement remplacé l’acquisition d’un produit authentique, l’analyse porte sur les conséquences économiques négatives : une vente a été perdue ; il faut déterminer le bénéfice qui aurait été réalisé. Pour les autres transactions, le raisonnement change de terrain. Le préjudice n’est plus recherché dans la vente manquée mais dans la valeur économique de l’utilisation non autorisée du signe. Le user principle, qui permet en droit anglais d’évaluer le préjudice par référence à la somme raisonnable qui aurait été exigée pour autoriser cette utilisation, fournit alors l’instrument de mesure. Enfin, un troisième chef, le préjudice réputationnel, est examiné séparément mais rejeté faute de preuve suffisante.
La décision illustre ainsi avec une remarquable netteté qu’une même activité de contrefaçon peut engendrer plusieurs conséquences et que celles-ci ne se laissent pas nécessairement enfermer dans une méthode unique.
La comparaison se heurte toutefois rapidement à une difficulté.
L’article 13, paragraphe 1, sous a) de la directive, qui impose de tenir compte de tous les aspects appropriés, et son paragraphe 1, sous b), relatif à la réparation forfaitaire fondée notamment sur la redevance hypothétique, présentent ces deux méthodes comme alternatives. Il serait donc excessif de lire Fendi v Rolo Fashion comme une application cumulative des deux branches de l’article 13 de la directive au même préjudice.
Le raisonnement est plus subtil. Le juge ne valorise pas deux fois les mêmes transactions. Il scinde le phénomène litigieux : 713 ventes ont entraîné, selon lui, une perte sur le marché authentique ; 4 039 autres n’en ont pas entraîné. Ce ne sont donc ni les mêmes conséquences économiques, ni exactement les mêmes portions de l’activité qui sont évaluées.
À la lumière de ces observations, le miroir européen devient particulièrement intéressant. Non parce que le jugement anglais reproduirait fidèlement l’article 13 de la directive 2004/48, mais parce qu’il montre comment une même activité de contrefaçon peut être décomposée afin d’identifier puis d’évaluer des conséquences économiques différentes.
La redevance hypothétique : substitut ou véritable mesure du dommage ?
Une autre question mérite d’être posée. La redevance hypothétique n’est-elle qu’une solution de secours destinée à remplacer le manque à gagner lorsque celui-ci ne peut être prouvé ? La jurisprudence de la Cour de justice invite à répondre par la négative. Dans l’arrêt Christian Liffers (C-99/15) de 2016, la Cour a jugé que la fixation forfaitaire des dommages-intérêts sur la base des redevances hypothétiques n’excluait pas l’indemnisation d’un préjudice moral dès lors que celui-ci était établi. La redevance ne saurait donc absorber, par principe, toutes les manifestations du dommage : elle constitue une méthode d’évaluation de celui-ci, non la définition de son étendue.
L’arrêt Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (C-367/15) est encore plus évocateur. La Cour y a admis qu’une législation nationale puisse permettre au titulaire de réclamer, sans démontrer le montant exact de son préjudice, une somme correspondant au double de la redevance appropriée qui aurait été due en cas d’autorisation (points 25 à 32). Encore faut-il en mesurer exactement la portée. La Cour raisonne sur la directive comme un standard minimal : le doublement de la redevance constitue une faculté ouverte aux droits nationaux, non une exigence de l’article 13. Et elle réserve, au point 31, l’hypothèse exceptionnelle dans laquelle une telle demande excéderait le préjudice réellement subi de manière si nette et si importante qu’elle constituerait un abus de droit prohibé par l’article 3, paragraphe 2, de la directive.
Cette solution s’explique par le fait que le simple prix de la licence peut ne pas suffire à assurer la réparation intégrale du préjudice. Une indemnité calculée sur cette seule base peut demeurer inférieure au dommage effectivement subi, notamment parce qu’elle ne tient pas nécessairement compte de certains frais liés à la recherche et à l’identification des actes de contrefaçon ou d’autres préjudices susceptibles d’en résulter.
Cette jurisprudence présente un intérêt particulier dans le contexte de Fendi v Rolo Fashion. La Regulation 3 des Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006, adoptée pour mettre en œuvre l’article 13 de la directive, reprend en effet cette même architecture. Elle impose que les dommages-intérêts soient appropriés au préjudice effectivement subi et prévoit deux méthodes d’évaluation : la prise en compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment des conséquences économiques négatives, des profits indûment réalisés et du préjudice moral ; ou, lorsque cela est approprié, une évaluation fondée sur les redevances qui auraient été dues si le défendeur avait obtenu une licence.
La comparaison avec Fendi v Rolo Fashion reprend alors de la vigueur. Faute d’éléments permettant de déterminer une redevance appropriée, le juge Hacon retient volontairement un « bare minimum » de 3 % :
« since there is no evidence on which an appropriate royalty can be based, I will assume that the licence royalty which the claimants would have charged was a bare minimum, which I will assess at 3% of the defendants’ selling price ».
L’article 13(1)(b) de la directive, quant à lui, dispose que la redevance qui aurait normalement été due constitue « au moins » la référence à prendre en considération pour fixer forfaitairement les dommages-intérêts. La symétrie est frappante : dans un cas, l’incertitude probatoire conduit le juge vers un minimum prudent ; dans l’autre, le législateur européen fait de la redevance normalement due un seuil de référence à partir duquel le préjudice peut être évalué.
La nuance n’est pas simplement lexicale. En effet, dans la logique de la directive 2004/48 telle qu’interprétée par la Cour de Justice de l’Union Européenne, la redevance hypothétique n’est pas nécessairement le plafond naturel de la réparation. Elle constitue un instrument permettant d’évaluer forfaitairement un préjudice dont les contours sont difficiles à saisir. Or le dommage causé par une utilisation illicite n’est pas nécessairement identique au prix qu’aurait eu une utilisation licite. Ce constat ne permet évidemment pas d’affirmer qu’un juge d’un État membre aurait accordé davantage dans les circonstances de Fendi v Rolo Fashion.
Il est en revanche possible de dégager de la comparaison une différence d’accent : dans le système de la directive, la redevance hypothétique est moins le prix imaginaire d’une licence que l’un des instruments susceptibles de conduire à la réparation du préjudice.
La décision laisse ainsi largement ouverte la question de la place à accorder aux bénéfices réalisés par le contrefacteur lorsqu’ils ne correspondent pas à une perte directement démontrée par le titulaire.
La difficulté se trouve pourtant au cœur même de la Regulation 3. Celle-ci pose pour principe que les dommages-intérêts doivent être « appropriate to the actual prejudice » subi par le titulaire. Mais elle prévoit également que, lors de leur fixation, tous les éléments appropriés doivent être pris en considération, parmi lesquels figurent non seulement les conséquences économiques négatives de l’atteinte, notamment le manque à gagner, mais aussi les « unfair profits made by the defendant ». Le texte britannique invite donc à regarder dans deux directions : du côté du titulaire, vers ce qu’il a perdu, mais aussi du côté du contrefacteur, vers ce qu’il a gagné.
L’articulation entre ces deux perspectives n’a rien d’évident. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne sont pas érigés par la Regulation 3 en un chef de préjudice autonome : ils constituent l’un des éléments à prendre en considération pour déterminer les dommages-intérêts dus au titulaire. La difficulté apparaît avec une particulière netteté lorsque le gain du contrefacteur ne correspond pas à la perte du titulaire. Toutes les ventes de produits de contrefaçon ne se traduisent pas nécessairement par autant de ventes perdues de produits authentiques. Le bénéfice tiré de l’atteinte peut dès lors révéler une réalité économique que le seul manque à gagner du titulaire ne permet pas entièrement de saisir.
C’est ici que l’origine européenne de la Regulation 3 retrouve tout son intérêt. La même tension traverse l’article 13(1)(a) de la directive, dont elle assure la mise en œuvre : les « bénéfices injustement réalisés par le contrevenant » y côtoient le manque à gagner parmi les éléments pertinents pour déterminer des dommages-intérêts adaptés au préjudice effectivement subi. Le considérant 26 précise certes que la directive n’a pas pour objet d’introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs. Cette limite laisse néanmoins entière la question de la portée qu’il convient de donner à la référence expresse aux bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Le jugement n’est pourtant pas muet sur ce point. Le juge Hacon cite Henderson v All Around the World Recordings Ltd [2014] EWHC 3087 (IPEC), où il avait observé que l’article 13 ne paraissait pas envisager expressément le cas du défendeur cynique qui calcule que le bénéfice retiré de la contrefaçon dépassera à coup sûr le préjudice effectivement subi par le titulaire, faisant de l’atteinte une option attrayante ; la réponse pouvait alors résider dans l’inférence, aisément tirée, que le titulaire subit un préjudice réel excédant les ventes perdues, justifiant une compensation supplémentaire. Il y apporte aussitôt une limite : le constat d’une contrefaçon cynique n’impose pas de présumer ce préjudice supplémentaire lorsque aucun élément de preuve ne vient le soutenir.
Sur le fond, le juge Hacon ne tranche donc pas. Son refus d’accorder une somme supplémentaire tient à l’insuffisance de l’argumentation qui lui était soumise, et non à l’exclusion, par principe, des unfair profits. Il indique du reste qu’il lui faudrait une discussion plus approfondie sur leur notion même et sur les raisons pour lesquelles ils seraient caractérisés en l’espèce. Fendi v Rolo Fashion laisse ainsi subsister une question inscrite dans le texte même de la Regulation 3 : comment faire entrer le gain du contrefacteur dans une réparation qui demeure conçue à partir du préjudice effectivement subi par le titulaire ?
Mesurer le préjudice de la contrefaçon numérique
Au-delà des £213 000 finalement accordés, l’affaire révèle une difficulté désormais familière de la lutte contre la contrefaçon en ligne : il peut être beaucoup plus facile de démontrer l’existence d’une activité illicite que d’en reconstituer l’économie.
Le numérique laisse des traces partout et une comptabilité nulle part. Réseaux sociaux, messageries privées, plateformes de commerce électronique, comptes de paiement et systèmes de dropshipping produisent une multitude de données. Mais celles-ci sont dispersées entre différents opérateurs, parfois situés dans plusieurs pays, et ne permettent pas nécessairement de déterminer combien de produits ont été vendus, à qui, à quel prix et pendant combien de temps.
L’affaire en offre une illustration presque parfaite. Le groupe WhatsApp témoignait de l’existence et de l’activité d’un réseau de commercialisation, mais son nombre de membres ne permettait pas de déterminer combien d’entre eux avaient effectivement acheté. Les données bancaires révélaient des flux financiers sans toujours permettre d’en identifier l’origine. Les messages fournissaient d’autres indices, tandis que certaines images avaient disparu. La disclosure, enfin, demeurait partielle.
Le juge devait donc procéder par rapprochements, corrections et extrapolations. Cette démarche n’est pas sans rappeler la préoccupation exprimée au considérant 26 de la directive 2004/48 : lorsque le montant du préjudice est difficile à déterminer, son évaluation ne peut être paralysée par l’impossibilité d’en établir exactement l’étendue. La directive prévoit ainsi la possibilité de recourir, dans certaines circonstances, à une fixation forfaitaire des dommages-intérêts fondée sur des éléments permettant d’approcher la valeur économique de l’atteinte.
L’incertitude n’anéantit pas le préjudice. Elle déplace la question vers la méthode susceptible de le mesurer.
De la surveillance à la preuve
Un dernier enseignement, plus pratique, peut être tiré de cette décision.
La surveillance en ligne des atteintes aux marques est généralement pensée dans une logique de détection et de réaction : identifier une annonce, un compte, un site ou un nom de domaine litigieux et en obtenir rapidement la suppression. Mais la disparition de l’atteinte en ligne peut aussi emporter celle de certaines des traces qui permettraient ensuite d’en établir l’étendue.
Or une procédure indemnitaire réclame davantage qu’une collection de captures démontrant que des produits de contrefaçon ont été proposés à la vente. Il faut parfois reconstituer toute une activité : durée de commercialisation, nombre de produits proposés, variation des prix, fréquence des publications, taille et activité des groupes privés, identité des comptes successivement utilisés, modes de paiement ou encore rythme des transactions.
Une annonce supprimée fait cesser une manifestation de l’atteinte. Une annonce préalablement documentée peut devenir une preuve.
La distinction est essentielle. Détecter la contrefaçon, la faire cesser et en obtenir réparation constituent trois opérations distinctes. La dernière oblige à transformer les données recueillies au cours des deux premières en éléments permettant de reconstituer l’étendue de l’activité litigieuse et, à partir de celle-ci, d’évaluer le préjudice. C’est probablement là que se trouve l’enseignement le plus contemporain de Fendi v Rolo Fashion. Dans l’environnement numérique, trouver la contrefaçon ne suffit plus. Encore faut-il en préserver les traces. Car, en dernière analyse, le juge ne peut donner un prix qu’à ce qu’on lui permet de voir.
À propos d’IP Twins
IP Twins accompagne les titulaires de droits dans la protection de leurs marques sur Internet. Nos services de Online Brand Protection permettent de détecter et documenter les atteintes commises sur les sites web, marketplaces, réseaux sociaux et autres plateformes numériques, puis de mettre en œuvre les mesures appropriées pour les faire cesser.
Au-delà du retrait des contenus litigieux, la conservation et l’organisation des éléments recueillis au cours de la surveillance peuvent également contribuer à la constitution de preuves utiles lorsque les titulaires de droits envisagent une action contentieuse et, notamment, une demande de réparation du préjudice subi.