Un club de football de renommée mondiale, l’un des attaquants italiens les plus en vue de sa génération, l’environnement blockchain, les NFTs (Non Fungible Tokens) et une violation de marque. Les prémisses suggèrent le dénouement d’une histoire italienne intrigante qui se déroule à l’époque contemporaine.
La Juventus n’a pas besoin d’être présentée puisque c’est l’un des clubs de football les plus connus d’Italie, avec une base de fans significative dans le pays et à l’étranger. Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Roberto Baggio et Michel Platini ne sont que quelques-uns des noms qui ont joué pour la Juventus dans son histoire, conduisant le club à remporter plus de championnats italiens que toute autre équipe (avec une séquence exceptionnelle de 9 titres consécutifs entre 2011 et 2020).
Christian Vieri (aujourd’hui à la retraite) fait également partie de ce cercle de stars. Considéré comme l’un des attaquants italiens les plus en vue de sa génération, il a joué pour la Juventus lors de la mémorable saison 1996-1997 où le club a conquis des trophées nationaux et internationaux.
La Juventus est titulaire, entre autres, des marques verbales JUVE et JUVENTUS ainsi que d’une marque figurative constituée de son motif à rayures verticales noires et blanches, accompagné de deux étoiles (chaque étoile représentant la victoire du club de 10 titres italiens).
Le club de football italien a découvert que des NFTs (cartes à collectionner NFT, en particulier) et d’autres biens numériques représentant les marques susmentionnées ainsi que l’image de Vieri, portant l’uniforme de la Juventus, ont été créés, annoncés et proposés à la vente par un tiers non autorisé, une société italienne spécialisée dans la technologie blockchain, Blockeras s.r.l.
Ces cartes numériques étaient initialement proposées à la vente via la plateforme Binance NFT du 7 avril au 4 mai 2022, mais un marché secondaire aurait permis aux propriétaires légitimes de ces cartes de revendre leurs actifs à d’autres acheteurs/collectionneurs, devant ainsi une commission à Blockeras — étant le créateur des cartes — pour chaque nouvelle transaction.
Alors que Vieri, par l’intermédiaire de la société gérant ses droits à l’image, avait effectivement autorisé l’utilisation de son image pour ce projet de blockchain, aucune autorisation n’avait été accordée par la Juventus.
Le club de football italien a demandé une injonction préliminaire au tribunal de Rome pour faire cesser immédiatement les activités qualifiées de contrefaçon. Dans sa décision du 20 juillet 2022 (affaire n° 32072/2022), la cour a accepté les demandes de la Juventus mettant en lumière la relation compliquée entre les droits de propriété intellectuelle et l’environnement de la blockchain. En particulier :
- Les marques de la Juventus sont bien connues étant donné que le club est l’équipe de football italienne la plus titrée et celle qui compte la plus grande base de supporters. Le club dispose d’un large éventail d’activités de merchandising dans différents secteurs (habillement, jeux, accessoires, etc.), y compris l’espace numérique, les NFT et les crypto-jeux.
- La création et l’offre de cartes numériques portant les marques Juventus par Blockeras constituent une contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale. Blockeras a utilisé les marques du demandeur sans autorisation, à des fins commerciales (en effet, la vente de la carte numérique en cause — 68 au total — a généré des retours pour près de 36 000 USD) et cette utilisation est susceptible de semer la confusion chez les consommateurs sur l’origine des NFTs. Il est en outre avancé que la renommée d’un club spécifique avec lequel un footballeur a joué contribue à la valeur de ces cartes.
- Le tribunal a ordonné à Blockeras de cesser la création, la promotion et la mise en vente, directe ou indirecte, de NFTs ou de tout autre actif numérique reproduisant l’image en cause et/ou les marques de la Juventus.
- Le tribunal a également ordonné à Blockeras de retirer les mêmes NFTs et actifs numériques, ou de les supprimer de tout site Web ou page Web où ceux-ci sont annoncés ou proposés à la vente, prenant ainsi des mesures également envers les plateformes tierces où ils peuvent encore être disponibles.
- Ce qui précède était assorti d’une astreinte fixée à 500 euros pour chaque jour de retard dans l’exécution de la prestation ou pour chaque violation de l’injonction.
Comme la technologie blockchain a découvert un nouveau scénario dans l’espace numérique, il est clair que de plus en plus de conflits similaires surgiront dans un avenir proche. Les propriétaires de marques ont récemment été très actifs pour essayer de protéger leurs marques en réponse au battage médiatique autour des cryptos. Alors que les procédures restent, assez souvent, encore peu claires, les clarifications provenant des offices de propriété industrielle ouvrent la voie à un consensus sur la manière dont les biens virtuels et les NFTs doivent être considérés. À cette fin, un ajout important est la note d’orientation publiée par l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) fin juin 2022 sur son approche de la classification de ces éléments :
- Les biens virtuels relèvent de la classe 9 car ils sont traités comme des contenus ou des images numériques. Cependant, le terme de biens virtuels en lui-même manque de clarté et de précision et doit donc être précisé en indiquant le contenu auquel les biens virtuels se rapportent (par exemple, des biens virtuels téléchargeables, à savoir des vêtements virtuels).
- La 12e édition du classement de Nice incorporera les fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles dans la classe 9. Les NFTs sont traités comme des certificats numériques uniques enregistrés dans une blockchain, qui authentifient les éléments numériques mais sont distincts de ces éléments numériques. Pour l’Office, le terme jetons non fongibles en soi n’est pas acceptable. Le type d’élément numérique authentifié par le NFT doit être précisé.
Les services liés aux biens virtuels et aux NFTs seront classés conformément aux principes établis de classification des services.
Alors que la situation entourant la protection des marques dans le métaverse s’éclaircit, il n’en va pas toujours de même en matière de détection et de suppression des contenus.
IP Twins surveille attentivement et étroitement les évolutions sur ces nouveaux fronts et développe de nouveaux outils pour lutter contre les activités de contrefaçon sur l’Internet décentralisé.
Source : Tribunale ordinario di Roma, Diciassettesima sezione imprese civile, 19 Luglio 2022, RG n. 32072/2022.
