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UDRP et marques du registre des marques secondaires des États-Unis (Supplemental Register)

4/8/2017

Dans deux décisions UDRP récentes, les examinateurs ont jugé que les marques enregistrées au registre de marques secondaire des Etats-Unis ne suffisent pas à prouver des droits de marque pour les besoins d’une procédure d’UDRP.

Afin de réussir dans une UDRP, le plaignant doit prouver que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire (avec un risque de confusion) à une marque sur laquelle le plaignant a des droits.

Toutefois, l'UDRP ne précise pas quel type de droits de marque sont acceptables. Les procédures UDRP peuvent donc être basées sur des marques enregistrées ou sur celles non-enregistrées mais sur lesquelles des droits ont été acquis par usage.

Toutefois, dans deux décisions rendues le 18 juillet dernier (voir ci-dessous), les examinateurs ont jugé que les marques inscrites au registre secondaire des Etats-Unis pour «1-800-janitor» et «1-800-cleaning» ne suffisaient pas à établir les droits de marque de la plaignante en l’absence de preuves supplémentaires prouvant que les marques en question avaient acquises une signification secondaire (secondary meaning).

Le registre supplémentaire est le registre secondaire des marques de commerce des États-Unis. Il permet l'enregistrement de marques ne remplissant pas les conditions nécessaires à l'inscription sur le registre principal (manque de caractère distinctif). Ces marques n’ont toutefois pas la même protection que celles inscrites au registre principal.

Une marque non-distinctive acquiert une signification secondaire lorsqu’au bout d’un certain temps, les consommateurs viennent à l’associer à un certain produit permettant donc l’acquisition d’un caractère distinctif acquis par usage.

Les décisions sont conformes à WIPO Overview 3.0, Section 1.2.2.

Le message est donc clair. Afin d’éviter le rejet de leurs plaintes, les plaignants qui soumettent une plainte UDRP sur la base d’une marque inscrite sur le registre secondaire doivent être en mesure de fournir des preuves supplémentaires attestant aux droits acquis par usage et/ou des marques enregistrées dans un autre pays.

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